Gummybear voldoet aan de ondergrens voor onderscheidend vermogen

EUIPO 11 oktober 2023, IEF 21755; R 872/2023-4 (Rigo Trading tegen EUIPO). Op 26 oktober 2021 heeft Rigo Trading, eigenaar van Haribo, een merkinschrijving gedaan voor de gummy bear in verschillende klassen. Het EUIPO heeft toen in de eerste instantie de inschrijving geweigerd, omdat dit niet onderscheidend was voor norm van de waren waar het teken voor was ingeschreven. De gummybear wordt veel gebruikt om verschillende voorwerpen mee te decoreren volgens het EUIPO en zij voegen een aantal voorbeelden hiervan toe. Rigo Trading houdt echter voet bij stuk en geeft daarbij aan dat de gummybear een minimum aan onderscheidend vermogen heeft doordat het niet simpel geometrisch is vormgegeven. Daarnaast voert Rigo Trading aan dat het gaat om een 2D-merk van de Haribo goldbear. Het publiek zal het beeldmerk herkennen als een herkomstaanduiding, omdat de goldbear erg bekend is en niet lijkt op gummy bears van concurrenten. Op deze gronden is het merk wederom geweigerd door het EUIPO, omdat het publiek de gummybear niet zal zien als een herkomstaanduiding. Daarnaast is het teken niet onderscheidend voor de meeste klassen waarvoor het is ingeschreven, omdat dit veel gebruikt wordt. Voor deze klassen zal daarom de merkinschrijving geweigerd worden.

Rigo Trading voert in hoger beroep aan dat het hier uitsluitend gaat om een beeldmerk, waarvan inschrijving slechts onder bijzondere omstandigheden wordt geweigerd. Het beeldmerk in kwestie is volgens Rigo Trading juist uniek en uitermate geschikt om herkomst van de waren aan te duiden. Dit komt mede door de unieke kenmerken die de Haribo goldbear heeft in tegenstelling tot andere gummybears. De Haribo beer is namelijk puntig, heeft elementen die vooruitsteken en lacht, terwijl andere gummybears juist worden afgebeeld zodat ze zo veel mogelijk lijken op een echte beer. Ook is het gebruikelijk dat dieren afgebeeld worden op de merchandise van bedrijven die handelen in eet- of drinkwaren. Het relevante publiek is volgens het EUIPO de gemiddelde consument met een gemiddeld aandachtsniveau. Het EUIPO oordeelt dat om sprake te laten zijn van een minimum aan onderscheidend vermogen, voldoende is dat het teken gebruikt kan worden om de goederen te onderscheiden en de herkomst ervan aan te duiden. Dit is echter lastiger bij driedimensionale merken, omdat consumenten niet gewend zijn om dit soort merken te herkennen. Hoe meer het merk lijkt op de vorm die het product gebruikelijk heeft, hoe lastiger het voor het teken om onderscheidend vermogen te hebben. De goederen waarvoor het teken is ingeschreven, kunnen in principe elke vorm aannemen. Deze goederen zullen echter waarschijnlijk niet snel geassocieerd worden met een gummybear, aangezien de goederen en gummybears niets met elkaar te maken hebben. De door het EUIPO gegeven voorbeelden van gummybears die decoratief op producten werden gebruikt, betekenen niet dat het merk van Rigo niet geschikt is om de herkomst van de waren te identificeren.

Aangezien het merk niet lijkt op de vorm die de betwiste waren hoogstwaarschijnlijk zullen aannemen, en de afbeelding van een gummybear niet vaak voorkomt op dergelijke waren (die totaal geen verband houden met zoetwaren), wordt geoordeeld dat het merk wel degelijk de minimale mate van onderscheidend vermogen bezit die als Gemeenschapsmerk moet worden beschermd. Het beroep van Rigo Trading slaagt dus. 

30  The public recognising a gummy bear in the sign at issue, is aware that such sweets are small and generally not larger than 2 cm, which is considerably smaller than most of the contested goods. The public is also aware that they are made of gum or gelatine, a soft edible material that does not correspond to the material in which jewellery, hair pins, mirrors or containers are usually made from, since they are not destined to human consumption. The part of the public not recognising a sweet or gummy bear in the sign will not see the customary shape of the contested goods either, as it misses the features that would correspond to said goods (e.g. an earring hook, a clip for a hair pin, a lid for a container, etc.).

31  Further, it must be noted that, even if the IR holder’s objective with the mark was to use it as the shape of such goods, this would not influence the examination as to the sign’s absolute grounds for refusal, which cannot be dependent on commercial intentions (26/07/2023, T‐591/21, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR (fig.), EU:T:2022:756, § 55 and the case-law cited).

32  The examples provided by the examiner are not sufficient to demonstrate that it is an established practice on the relevant market sectors of the contested goods in Classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 and 28 to offer gummy bear shaped items, or that the relevant public would perceive a gummy bear as a common motif for any of the contested goods. Moreover, the bear-shaped items shown by the examiner are in a different colour, made of different materials and have overall different features to those of the sign at issue.