Heeft gedaagde recht op betaling van de royalty’s?

Rechtbank Amsterdam 01 maart 2023, IEF 21299; ECLI:NL:RBAMS:2023:1173 (AAA tegen gedaagde) In deze zaak tussen AAA en gedaagde wordt betwist of gedaagde nog recht heeft op royalty's uit de Sublicentieovereenkomst, nu de octrooien zijn verlopen en AAA geen licentie nodig heeft gehad. Gedaagde beweert van wel, omdat AAA zijn octrooien heeft gebruikt om Lutathera te ontwikkelen. Gedaagde vordert nakoming. Subsidiair vordert gedaagde schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking van AAA. De rechtbank oordeelt dat de Sublicentieovereenkomst tijdig is verzonden, maar dat gedaagde niet heeft voldaan aan een verplichting uit de Hoofdlicentieovereenkomst. Toch kan Novartis geen aanspraak maken op de gevolgen van deze tekortkoming. De rechtbank oordeelt dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van het betalen van royalty's na het verlopen van het octrooi en dat octrooien slechts voor beperkte tijd exclusieve rechten bieden. De Brulotte-regel beschermt de exclusieve rechten op een uitvinding gedurende de beperkte periode van het octrooi, waarna de uitvinding in het publieke domein valt. Het betalen van royalty's na het verlopen van het octrooi is niet onaanvaardbaar, volgens de rechtbank. AAA is verplicht om de royalty's aan gedaagde te betalen volgens de Sublicentieovereenkomst die BioSynthema had gesloten. Gedaagde heeft zijn rechten op de aanvankelijke uitvinding behouden, ondanks de overname van BioSynthema door AAA. 

4.5. De rechtbank volgt [gedaagde] in zijn stelling dat de Sublicentieovereenkomst op 31 juli 2007 door [naam 3] naar Novartis is gezonden. [gedaagde] heeft een factuur van [naam 3] overgelegd. In de omschrijving van de gefactureerde handeling staat “Fed Ex License Agreement to Novartis” met de datum van 31 juli 2007 (zie onder 2.36). AAA stelt dat dit ook de Hoofdlicentieovereenkomst kan zijn geweest die is toegezonden, maar dat is niet waarschijnlijk. Het betreft een verzending met FedEx, hetgeen erop duidt dat er belang aan de verzending werd gehecht en deze wijze van verzending voldoet ook aan artikel 13.5 over ‘notices’. Anders had het stuk per e-mail kunnen worden toegezonden. De Hoofdlicentieovereenkomst is door Novartis als laatste ondertekend, dus daarvan had zij zelf een volledig ondertekend exemplaar. Bovendien heeft de ondertekening van de Hoofdlicentieovereenkomst plaatsgehad in december 2006 en januari 2007 en die van de Sublicentieovereenkomst op 12 juni 2007. Al met al is dit afdoende bewijs voor de verzending van de Sublicentieovereenkomst op 31 juli 2007, dus kort na 12 juni, door [naam 3] aan Novartis. Daarmee heeft [gedaagde] voldaan aan zijn verplichting uit artikel 3.1.2 van de Hoofdlicentieovereenkomst, door de overschrijding met enkele weken heeft Novartis geen nadeel ondervonden.

4.6. Deze verplichting van artikel 3.2.1 van de Hoofdlicentieovereenkomst heeft [gedaagde] echter niet geëerbiedigd. In de Sublicentieovereenkomst is immers niet opgenomen dat een derde die de sublicentie verkrijgt direct aan Novartis 50% van de royalty’s moet betalen. [gedaagde] erkent die verplichting wel. De door AAA ingeschakelde Zwitserse advocaat stelt dat deze erkenning “does not rectify the breach of Article 3.2.1” en “The same applies to an even greater extent to a breach of the information obligation pursuant to Article 3.1.2”. Hiervoor is al geoordeeld dat de Sublicentieovereenkomst wel tijdig aan Novartis is toegezonden. Het gaat hier alleen nog om artikel 3.2.1, die door de Zwitserse advocaat van AAA als een lichtere tekortkoming wordt aangemerkt. Ook [gedaagde] heeft een opinie van een Zwitserse advocaat overgelegd, die wijst op artikel 4.1.1 van de Hoofdlicentieovereenkomst waarin staat dat betaald moet worden aan “ of [gedaagde] Designee”. Zelfs als het zo is dat [gedaagde] niet uit zichzelf heeft opgemerkt dat Novartis recht had op 50% van de royalty’s, heeft hij in elk geval in de periode dat hij aanspraak op de royalty’s maakte in zijn brief van 8 mei 2020 expliciet erkend dat Novartis dit recht had en dat AAA direct aan Novartis kon uitbetalen (zie onder 2.45). Zodoende kan Novartis worden aangemerkt als een [gedaagde] Designee. Daarnaast heeft [gedaagde] er terecht op gewezen dat volgens artikel 10.2.1 van de Hoofdlicentieovereenkomst in geval van een wilful breach een periode van 90 dagen dient te worden gegeven voor herstel van de tekortkoming. Onder die omstandigheden ligt het niet voor de hand dat Novartis aanspraak kan maken op de in artikel 10.4.2 van de Hoofdlicentieovereenkomst genoemde gevolgen van de omissie in de Sublicentieovereenkomst. Het zou in strijd komen met het in het Zwitserse recht geïncorporeerde beginsel van de goede trouw (artikel 2 Zwitsers Burgerlijk Wetboek) om deze gevolgen er wel aan te verbinden, zeker nu Novartis gedurende ongeveer 10 jaar in bezit was van de Sublicentieovereenkomst en er nooit over heeft geklaagd dat er in artikel 4.1.1 alleen [gedaagde] Designee stond en niet Novartis. De conclusie is dat de gestelde tekortkoming in de nakoming van de Hoofdlicentieovereenkomst, zo die al bestaat, naar het toepasselijke Zwitsers recht hersteld geacht wordt te zijn.

4.15.3. Onder (i) staat dat de royalty’s verschuldigd zijn zolang het octrooi in een land geldig is. Daarover zijn partijen het eens. Er heeft geen verkoop van Lutathera plaatsgevonden binnen de octrooiperiode in enig land. De situatie zoals beschreven in deze zinsnede van artikel 4.2.1 is hier dus niet aan de orde.

4.15.5. Onder (ii) is de 10-jaars periode vastgelegd vanaf de First Commercial Sales. Opgemerkt wordt dat hierin geen beperking staat van de landen waarin de verkoop plaatsvindt. In het onder b. besproken gedeelte ‘in a country’ staat evenmin een beperking tot de landen waar het octrooi gold en waarin de verkoop plaatsvindt. Het was eenvoudig geweest om de bepaling zo te redigeren dat ook het gedeelte onder (ii) beperkt zou zijn tot de landen waar het octrooi heeft gegolden en er zijn ook verschillende tekstvoorstellen tussen partijen besproken. Die beperking staat echter niet in de uiteindelijke letterlijke tekst. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat er geen beperking tot landen waar het octrooi heeft gegolden door partijen is overeengekomen. Verder staat in dit gedeelte geen beperking tot producten waarvoor nog een geldend octrooi bestaat. Dit staat ook niet in het gedeelte van de tekst dat onder a) is gesproken. Partijen wisten dat de ontwikkeling en het op de markt brengen van een geneesmiddel lange tijd in beslag neemt. De goedkeuring door de betrokken autoriteiten FDA en EMA kon echter pas plaatsvinden nadat het geneesmiddel volledig was ontwikkeld en verschillende clinical trials waren verricht. Op het moment van het sluiten van de overeenkomsten was al meer dan 15 jaar van de octrooitermijn van 20 jaar die in Nederland geldt, verstreken. Op dat moment verwachtten partijen dat Lutathera in 2011 op de markt zou komen, dus nadat de octrooien in vele landen, waaronder Nederland, in 2009 zouden zijn verlopen. Ook hiervoor geldt dat partijen de redactie van het artikel eenvoudig hadden kunnen aanpassen indien zij met de geldigheid van het octrooi rekening hadden willen houden.

4.24. De kern van de Brulotte-beslissing gaat over het mogen beschermen van de exclusieve rechten op een uitvinding gedurende een beperkte periode van octrooi. Als die periode verlopen is behoren uitvindingen tot het publieke domein.

4.27. De aard en strekking van de hiervoor beschreven Brulotte-regel is dat de exclusieve rechten op een uitvinding gedurende de beperkte periode van octrooi beschermd zijn en als die periode verlopen is de uitvindingen tot het publieke domein behoren. Met deze regel wordt het belang van het publiek gediend om na het verstrijken van een beperkte periode van octrooi, van de uitvinding gebruik te kunnen maken. Deze aard en strekking liggen ook ten grondslag aan het Nederlandse en Europese octrooirecht. Het gaat erom of de interpretatie door het Hooggerechtshof een voorrangsregel behelst in de zin van artikel 7 EVO. Dat is niet het geval. Het Hooggerechtshof laat impliciet de mogelijkheid open dat deferred payments for use during the pre-expiration period wel zouden zijn toegestaan. Daarvan wordt ook uitgegaan in de beslissing in Kimble /Marvel. Verder refereert het Hooggerechtshof eraan dat een monopoly positie buiten de mogelijkheden van de wet niet zijn toegelaten en dat het om (wettelijk) octrooibeleid gaat. De dissenting opinions in zowel Brulotte/Thys als in Kimble /Marvel zijn erop gericht dat de overeenkomsten ten behoeve van het resultaat anders vormgegeven hadden kunnen worden, dan wel dat het om economische aspecten gaat en dat de uitspraak ingrijpt op de contractsvrijheid van partijen. Het gaat niet om het onjuist interpreteren van wetgeving.

4.28. Kortom de bepaling waarop AAA zich beroept kwalificeert niet als bepaling van bijzonder dwingend recht. Dat moet gaan om een uitzonderlijke bepaling aan de inachtneming waarvan zoveel belang wordt gehecht voor de handhaving van de politieke, sociale of economische organisatie van de betrokken derde staat, dat zij moet worden nageleefd door eenieder die zich op het nationale grondgebied van deze lidstaat bevindt, en voor elke daarin gesitueerde rechtsbetrekking. De jurisprudentie inzake Brulotte / Thys en Kimble / Marvel behelst niet zo een uitzonderlijke bepaling. Het uitgangspunt van het octrooirecht in Amerika en Nederland/Europa is gelijk, maar bij overeenkomst kan daarvan in bepaalde mate worden afgeweken. Artikel 7 EVO vindt daarom in materiële zin geen toepassing.

4.31. Ook is er geen sprake van onaanvaardbaarheid als een overeenkomst bepaalt dat na verloop van een octrooi nog royalty’s verschuldigd blijven. In het onderhavige geval heeft de betaling voor de octrooirechten niet plaatsgehad tijdens de geldigheid van het octrooi. Dit houdt verband met de lange ontwikkelingstijd, de onzekerheid of de ontwikkeling leidt tot een bruikbaar medicijn en de onwenselijkheid om op een eerder moment dan na het blijken van het succes van die ontwikkeling te betalen voor de uitvinding/licentie. [gedaagde] heeft ook inzichtelijk gemaakt dat betaling voor de uitvinding/licentie op een eerder moment dan bij het vermarkten, voor alle bij BioSynthema betrokken partijen niet haalbaar was en Novartis had zich uit de ontwikkeling teruggetrokken.

4.34. De rechtbank volgt het betoog van AAA niet. AAA heeft door de overname van BioSynthema inderdaad de licentierechten van BioSynthema verworven, maar BioSynthema – inmiddels AAA geheten - dient daarvoor onder de Sublicentieovereenkomst aan [gedaagde] royalty’s te betalen. Ook die verplichting heeft zij overgenomen en moet dus door AAA worden nagekomen. De verdere ontwikkeling heeft door BioSynthema plaatsgehad en daarbij is weldegelijk gebruikt gemaakt van de eerdere uitvindingen/licenties van onder meer [gedaagde] . AAA noch Novartis heeft ooit alle rechten op de aanvankelijke uitvinding gehad, [gedaagde] heeft daarop vanaf de Letter Agreement zijn rechten behouden.