Hennessy het slachtoffer van flessentrekkerij

Rechtbank Den Haag 14 juni 2023; IEF 21518; ECLI:NL:RBDHA:2023:8497 (Hennessy c.s./Gedaagden) In dit vonnis daagt Hennessy c.s., onderdeel van het wereldwijde concern 'Vuitton Moët Hennessy" een groot aantal parallelhandelaars voor de rechter, met de stelling dat zij inbreuk maken op hun Unie- en Benelux-woordmerken. In de zaak wil Hennessy c.s. de rechter ertoe bewegen de parallelhandelaars te doen staken met hun import. Niet alleen omdat de merkenrechtelijke uitputting waar gedaagden zich op beroepen niet geldig zou zijn, maar ook omdat er sprake zou zijn van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Hennessy c.s. door het 'decoderen' van Hennessy c.s.'s producten. Hennessy vordert een staking van de inbreukmakende handelingen en inzage in administratie van gedaagden. Ook vordert zij winstafdracht en schadevergoeding. 

Hennessy c.s. lijkt goed beslagen ten ijs te komen. Hoewel zij zestien partijen tegenover zich heeft staan en de precieze handelingen van deze gedaagden verschillen, komen de beschuldigingen ongeveer op hetzelfde neer. De parallelhandel en het 'decoderen' - waarmee het ompakken van de producten van Hennessy wordt bedoeld - heeft onrechtmatig plaatsgevonden en maakt daarmee inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. De rechtbank kijkt eerst naar de vele processuele bezwaren die gedaagden te berde brengen. De dagvaarding zou onbegrijpelijk zijn, bewijs zou onrechtmatig verkregen zijn en producties zouden in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor zijn overgelegd. De rechtbank passeert al deze bezwaren en legt de materiële stellingen van Hennessy c.s. onder de loep.

De rechter merkt op dat het merkenrecht een territoriaal recht is. De centrale vraag in deze zaak is wanneer goederen in de handel van de EER worden gebracht als Hennessy c.s. deze aan logsitiek dienstverleners of verkopers buiten de EER heeft verkocht maar deze goederen vervolgens in de EER opduiken. De rechter oordeelt dat bij beantwoording van de vraag of goederen in de handel van de EER zijn gebracht naar de plaats van levering moet worden gekeken, niet naar de vestigingsplaats van de afnermer. Dat er een contractueel beding is dat stelt dat doorverkoop van de goederen niet in de EER mag plaatsvinden maakt niet dat derden aansprakelijk zijn of dat uitputting niet plaatsvindt als zij deze producten vervolgens door derden in de EER worden gebracht. Het betoog van Hennessy c.s. dat het voor haar zo niet mogelijk is om producten bestemd voor markten buiten de EER ‘on-uitgeput’ aan een derde te leveren binnen de EER en zij daarmee in een nadeliger positie wordt gebracht ten opzichte van partijen die buiten de EER produceren, gaat niet op. Niets belet Hennessy c.s.haar producten op eigen naam uit te voeren en buiten de EER te leveren.

Ten aanzien van het decoderen wordt aangenomen dat Hennessy c.s. zich in beginsel tegen hercodering kan verzetten, tenzij dit verzet eigenlijk bijdraagt aan een kunstmatige afscherming van de markten van lidstaten. De rechtbank vindt niet dat hiervan sprake is, vooral omdat gedaagden die dit verweer voerden niet voldoende onderbouwden waarom er sprake zou zijn van kunstmatige afscherming van de markt. Hennessy kan zich dus tegen deze decodering verzetten. 

Tot slot wordt vastgesteld dat de vorderingen van Hennessy c.s. grotendeels moeten worden toegewezen, zij het dat de dwangsommen gemaximeerd en gematigd worden. 

6.9 Het niet-inbreukverweer Van Caem c.s., en daarvan afgeleid ook dat van enkele andere gedaagden, komt er in belangrijke mate op neer dat zij uitsluitend handelt in uitgeputte MHCS-producten. Daarbij houdt partijen onder meer verdeeld of en zo ja, onder welke omstandigheden, sprake is van het in de handel brengen in de EER wanneer MHCS-producten die in de Unie zijn geproduceerd, door Hennessy c.s. worden verkocht aan een derde voor markten buiten de EER en die goederen onder douanestatus T2/AGD (dus met een communautaire status) door Hennessy c.s. in de EER worden afgeleverd aan logistiek dienstverleners of aldaar worden geleverd aan al dan niet buiten de EER gevestigde kopers. Wanneer die goederen vervolgens opduiken in de EER, en kennelijk sprake is van overtreding van een contractueel verbod op (door)verkoop in de EER dat Hennessy c.s., naar zij onbetwist stelt, steeds oplegt aan derden/kopers, is de vraag of de goederen in dat geval met haar toestemming ‘in de handel zijn gebracht in de EER’ als bedoeld in art. 15 lid 1 UMVo.

6.13 Bij levering door Hennessy c.s. van MHCS-producten in de EER op T2/AGD aan een derde is in de regel wel sprake van uitputting, ook als die derde niet in de EER is gevestigd. Bij beantwoording van de vraag of de waar in de EER in de handel is gebracht, gaat het om de plaats van levering, niet om de vestigingsplaats van de afnemer. Het oogmerk waarmee en/of de contractuele voorwaarde waaronder aan een derde is geleverd (‘uitsluitend bestemd voor handel buiten de EER’), speelt geen rol bij de beoordeling van uitputting. Overtreding van een contractueel verbod op verkoop binnen de EER staat niet in de weg aan een beroep op uitputting door opvolgende verkrijgers. Een dergelijk oogmerk/een dergelijke contractuele voorwaarde is voor hen immers in de regel niet kenbaar. Het toekennen van belang daaraan strookt niet met de in dit geval vereiste rechtszekerheid en kan leiden tot een ontoelaatbare beperking van het vrije verkeer van goederen. Bij levering door Hennessy c.s. in de EER op douanestatus T2/AGD aan een derde moet het er dan ook voor worden gehouden dat de waar met haar toestemming in de EER op de markt is gebracht in zin van art. 15 lid 1 UMVo. Het feit dat Hennessy c.s. in de EER voor haar waar veelal een hogere prijs kan bedingen dan daarbuiten, zodat zij de economische waarde in de EER van haar merk-product (de ‘EER-waarde’) met verkoop voor export uit de EER in het geval als hier aan de orde maar gedeeltelijk verzilvert, doet daarbij niet ter zake. Het betoog van Hennessy c.s. dat het voor haar zo niet mogelijk is om producten bestemd voor markten buiten de EER ‘on-uitgeput’ aan een derde te leveren binnen de EER en zij daarmee in een nadeliger positie wordt gebracht ten opzichte van partijen die buiten de EER produceren, gaat niet op. Niets belet Hennessy c.s. MHCS-producten op eigen naam uit te voeren en buiten de EER te leveren.

6.69 Met betrekking tot het verwijt van het gebruik van de Merken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties (art. 9 lid 3 aanhef en sub e UMVo), brengt de rechtbank in herinnering dat dit, anders dan Hennessy c.s. lijkt aan te nemen, niet als inbreukmakend kwalificeert wanneer sprake is van gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden, zoals in prijslijsten en dergelijke. Gebruik voor reclamedoeleinden (in verband met wederverkoop of vergelijkende reclame) is eveneens geoorloofd, tenzij het gebruik afbreuk kan doen aan één van de functies van merken, zoals met name de communicatie, de investerings of de reclamefunctie daarvan. De merkhouder heeft een gegronde reden om zich te verzetten tegen reclame-uitingen wanneer (i) het gebruik de suggestie wekt van een economische band tussen de wederverkoper en de merkhouder, en met name dat de onderneming van de distributeur tot het distributiesysteem van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de ondernemingen bestaat of (ii) dit gebruik schade aan het onderscheidend vermogen van de betreffende merken toebrengt of reputatieschade kan opleveren. Volgens het HvJ is een dergelijk gebruik van het merk niet nodig om het doel van de uitputtingsregel (onbelemmerde verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht) te verzekeren. Bovendien druist dit in tegen de verplichting loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder en tast dit de waarde van het merk aan doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan, hetgeen in strijd is met het specifieke voorwerp van het merkrecht. De vraag of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, moet worden beantwoord op grond van de omstandigheden van elk concreet geval.