Herneming van het door Apple ingeroepen merk
BBIE oppositie 21 maart 2013, no. 2005666 (Apple tegen IWink, inzake IWEB vs iwebhosting)
Merkenrecht. Oppositieprocedure van het Gemeenschapswoordmerk IWEB (Apple) gebaseerd op eerdere inschrijving en algemeen bekend woordmerk ex 6bis Verdrag van Parijs tegen Benelux beeldmerk iwebhosting. Gedeeltelijke toewijzing van de oppositie voor de klassen 35, 38 en 42.
Er is sprake van een begripsmatige overeenstemming, ondanks de toevoeging van het woord 'hosting'. Het ingeroepen recht, IWEB, heeft in zijn geheel geen vaststaande betekenis. Het is echter wel samengesteld uit de gangbare afkorting “i” voor internet of interactief en het woord “web”, in het dagelijks spraakgebruik synoniem van het internet. Gezien de herneming van het ingeroepen merk als dominant element is er, ondanks dat het bestreden teken aanmerkelijk langer is, sprake van zowel begripsmatige, visuele als auditieve overeenstemming. De diensten 'reclame op internet en advertentiemogelijkheden' zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van opposant.
Rekening houdend met de compensatie tussen de soortgelijkheid van de diensten en de overeenstemming van de tekens, alsook het onvolmaakte beeld dat bij het publiek achterblijft, kan dit publiek in onderhavig geval menen dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dit ondanks het eventueel beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht.
Aan de beoordeling van het ingeroepen algemeen bekende merk dient dan ook niet te worden toegekomen, daar dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de onderhavige oppositie voor wat betreft de niet soortgelijk bevonden diensten.
Klasse 35
54. Het Bureau is van oordeel dat de diensten “reclame; het op Internet ter beschikking stellen van advertentiemogelijkheden” van het bestreden depot niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het ingeroepen recht. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren en diensten van opposant. Het feit dat men reclame maakt voor bepaalde producten is niet voldoende om soortgelijkheid aan te nemen. Weliswaar zal opposant wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame of publiciteit voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering, maakt deze diensten nog niet soortgelijk.
60. Ten slotte, voor wat betreft de toevoeging “publiciteit en reclame ten behoeve van voornoemde diensten [de diensten van het betwiste teken in klasse 35]”, kan de vraag worden gesteld of hier voldaan is aan de voorwaarde dat deze ten behoeve van derden worden verricht. Wat hier ook van zij, doordat er expliciet een verband wordt gemaakt tussen deze diensten en degene die worden aangeboden door verweerder (de hoofddiensten), bestaat er dus een onlosmakelijk verband tussen beide. Daarmee zijn zij soortgelijk aan de diensten van opposant die identiek, dan wel soortgelijk zijn aan genoemde hoofddiensten.
Klasse 38
61. Alle diensten in klasse 38 van het bestreden depot zien op telecommunicatie en het ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen. Al deze diensten zijn identiek, dan wel minstens soortgelijk aan de diensten “het verlenen van toegang tot websites op internet; verschaffing van aansluitingen met en toegang tot elektronische communicatienetwerken voor het verzenden of ontvangen van gegevens, audio, video of multimedia; het verschaffen van telecommunicatieverbindingen met het Internet of databases; het verlenen van toegang tot het Internet (serviceproviders)”. De diensten van zowel merk als teken zijn er aldus op gericht communicatie op afstand mogelijk te maken en delen
dus eenzelfde aard.Klasse 42
62. De diensten “ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; webhosting; ontwikkelen van computersoftware” van het bestreden teken komen quasi expressis verbis voor in de dienstenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.Algemeen bekend merk
81. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009). Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Opposant heeft niet aangetoond dat de algemene bekendheid van zijn merk (ook) geldt voor andere waren/diensten dan deze van het ingeschreven ingeroepen recht. Aan de beoordeling van het ingeroepen algemeen bekende merk dient dan ook niet te worden toegekomen, daar dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van de onderhavige oppositie voor wat betreft de niet soortgelijk bevonden diensten.
