Herziening van het ex parte verbod afgewezen wegens geldigheid octrooi waarop Zavod inbreuk maakt

Vzr. Rechtbank Den Haag 31 augustus 2018, IEF 17936; ECLI:NL:RBDHA:2018:10449 (Zavod tegen gedaagde en AMS) Octrooirecht. Gedaagde is oprichter van AMS. AMS ontwerpt en vervaardigt botskussens. MS is licentiehouder van EP 363. Zavod is een Russich bedrijf dat zich bezighoudt met ontwerp, productie, de vermarkting en installatie van stalen objecten zoals botskussens.  AMS constateert dat Zavod haar botskussens zou tentoonstellen op de beurs in de RAI. Bij verzoekschrift heeft AMS de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht om een ex parte verbod te bevelen op basis van het octrooi. De vordering wordt toegewezen. AMS heeft geconstateerd dat Zavod toch met haar botskussens aanwezig was op de beurs. In kort geding vordert Zavod dat het ex parte verbod wordt opgeheven omdat het octrooi niet geldig is. Het octrooi is nieuw en inventief waardoor het wel geldig is. Zavod maakt daarop een inbreuk. De vordering wordt afgewezen. Zavod wordt veroordeelt tot betaling van proceskosten, begroot op € 75.000.

4.13. Nu conclusie 1 van het octrooi nieuw wordt geoordeeld ten opzichte van KR 121 omdat daarin geen ‘connecting plates’ worden geopenbaard, strandt ook het betoog van Zavod Prodmash dat die conclusie inventiviteit ontbeert. Dat betoog veronderstelt dat de enige verschilmaatregel bestaat in het verschil tussen onomkeerbare (plastische) en omkeerbare (elastische) drukvervorming (conclusiekenmerken 5 en 7.2 vereisen immers dat de ‘tubular elements’ zo zijn ingericht dat zij onomkeerbaar inklappen (‘irreversable compressive deformation’) respectievelijk dat de ‘connecting plates’ de twee opeenvolgende ‘tubular elements’ scheidt ‘for ensuring that they axially incur the plastic compressive deformation.’) maar uit het vorenstaande volgt dat die veronderstelling onjuist is omdat de verbindingsplaten eveneens een verschilmaatregel vormen. Dat de vakman op basis van KR 121, dat een elastisch vervormbaar systeem openbaart, niettemin zonder inventieve denkarbeid op een plastisch vervormbaar systeem zou (en niet: kon) uitkomen en daarbij ook nog eens - door toepassing van verbindingsplaten - een aantal glijsteunen achterwege zou laten, is door Zavod Prodmash niet gemotiveerd onderbouwd. In KR 121 is daar in ieder geval geen pointer voor te vinden. De oplossing kan ook niet worden gevonden in US 520. Waarom de combinatie van KR 121 met US 520, dat anders dan KR 121 op een plastisch systeem van drukvervorming ziet, voor de vakman voor de hand ligt, heeft Zavod Prodmash niet toegelicht. Bovendien openbaart ook US 520 - zoals hierna duidelijk zal worden - geen verbindingsplaten. De stelling dat de vakman ten slotte op basis van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding zou komen, wordt reeds verworpen omdat [gedaagde] er terecht op heeft gewezen dat Zavod Prodmash, ook nadat [gedaagde] tegen deze kale stelling bij conclusie van antwoord bezwaar had gemaakt, die vakkennis niet met stukken (bijvoorbeeld handboeken) heeft onderbouwd. In afwezigheid daarvan kan slechts worden geconcludeerd dat het gestelde gebrek aan inventiviteit van conclusie 1 voortvloeit uit kennis van de uitvinding, en dus gebaseerd is op hindsight.
4.14. Anders dan Zavod Prodmash betoogt, openbaart US 520 niet direct en ondubbelzinnig de ‘connecting plates’ tussen de ‘tubular elements’ volgens het octrooi. De verwijzing van Zavod Prodmash naar paragraaf [0019] van US 520 kan haar niet baten. Die paragraaf leert de vakman slechts dat het botskussen (in US 520 ‘crash cushion’ of ‘energy-absorbing device’ genoemd en bestaande uit ‘a plurality of [pre-bent] crush zones 102’) ‘may be formed from a single sheet of material or may be formed from multiple sheets of material in any suitable manner’. De ‘crush zones’ van de ‘energy-absorbing device’ (zie figuur 1A) mogen afzonderlijk van elkaar gemaakt worden en dan gelast of op andere wijze met elkaar verbonden worden. De plaats waar die onderdelen aan elkaar gelast of anderszins verbonden zijn, kan naar voorlopig oordeel onmogelijk worden aangemerkt als een verbindingsplaat in de zin van het octrooi. Daarmee is conclusie 1 nieuw.
4.15. Dat de vakman op basis van US 520, althans zijn algemene vakkennis (die Zavod Prodmash niet nader heeft onderbouwd, zie r.o. 4.13.), tot het botskussen volgens conclusie 1 van het octrooi zou komen, is gebaseerd op hindsight. US 520 bevat geen enkele suggestie dat een deel van de glijsteunen (‘support posts 312’) vervangen zou kunnen worden voor minder kostbare en complexe elementen zoals verbindingsplaten, ook niet in de eerst bij pleidooi aangehaalde paragrafen [0031] en [0032] welke immers slechts betrekking hebben op de verschillende wijzen waarop de inklapbare elementen aan elkaar kunnen worden verbonden (bolting, welding or other suitable joining processes). US 520 leert de vakman wel het gebruik van met de grond verbonden glijsteunen ter ondersteuning van de inklapbare elementen. Waarom de vakman glijsteunen in US 520 zou weglaten, wordt door Zavod Prodmash niet gemotiveerd althans voor zover zij zou menen dat dit kan volgen uit het woord ‘may’ in paragraaf [0032] van US 520, wordt die zienswijze verworpen nu dat woord nu juist betrekking heeft op het toevoegen van glijsteunen. Het is ook niet duidelijk geworden waarom de vakman de glijsteunen vervolgens zou vervangen door verbindingsplaten. Zavod Prodmash is op de weerlegging door [gedaagde] op dit punt bij pleidooi ook niet meer teruggekomen.
4.16. Een en ander leidt tot het voorlopig oordeel dat conclusie 1 in het licht van US 520 ook inventief is.
4.17. Dit betekent dat het octrooi voorshands geldig is.
4.25. Uit het vorenstaande volgt dat de door Zavod Prodmash gevoerde argumenten niet maken dat de stellingen die [gedaagde] in het kader van de ex parte procedure heeft betrokken, niet meer aannemelijk zijn. De vordering tot herziening van de beschikking (vordering A) wordt dan ook afgewezen. Dit betekent dat ook de gevraagde schadevergoeding (vordering B) en rectificatie (vordering C) niet voor toewijzing in aanmerking komen. De slotsom is dat de vorderingen worden afgewezen.