Het blijft oppassen

Dirk Visser: Het blijft oppassen met merkgebruik in vergelijkende reclame. Reactie op uitspraken in  kort nieuwsbericht in Adformatie nr. 25, pagina  6.

In Adformatie nr. 25 (p. 6) stelt advocate Ebba Hoogenraad dat er door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de O2/H3G zaak meer mogelijk wordt op het gebied van (beeld)merkgebruik in vergelijkende reclame. Je mag niet misleiden of kleineren, aldus Hoogenraad, “maar ‘spelen’ met het vergeleken merk ligt nu binnen handbereik, zonder dat merkinbreuk om de hoek komt kijken, zolang geen verwarring wordt veroorzaakt. En de financiële risico’s die gelden bij merkinbreuk (volledige proceskostenveroordeling, inclusief advocaatkosten van de merkhouder) zijn daarmee ook van de baan”. 

Hoogenraad heeft gelijk dat er nu vermoedelijk wat meer mag dan voorheen, met name ten aanzien van het gebruik van het beeldmerk van een concurrent. Gebruik van het beeldmerk van een concurrent werd in het verleden namelijk meestal door de rechter verboden.

Maar ‘spelen’ met het merk van de concurrent, zeker als het een bekend merk betreft, blijft toch spelen met vuur. Hoogenraad vermeldt namelijk niet dat óók in de wet staat dat vergelijkende reclame alleen toegestaan is als deze “geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent” (art. 6:194a sub g Burgerlijk Wetboek).

Vergelijkende reclame of ‘spelen’ met het bekende beeldmerk van bijvoorbeeld de marktleider is altijd erg verleidelijk voor minder bekende merken. Maar als de rechter dat, ook zonder dat er sprake is van misleiden, kleineren of verwarring wekken, ‘oneerlijk voordeel’ vindt opleveren, dan dreigt nogal altijd een verbod, rectificatie en schadevergoeding. Bovendien kan de rechter dan ook beslissen dat er dan toch ook sprake is van merkinbreuk, waardoor die ‘volledige proceskostenveroordeling, inclusief advocaatkosten van de merkhouder’, ook weer van toepassing is.