Het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk

Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 december 2008, HA ZA 07-1918, G.A. Modefine S.A. tegen Nisu International B.V.

Eerst even kort: Merkenrecht.  Gestelde versiering maakt inbreuk op beeldmerk Armani. Geen rechtsverwerking omdat een bij eerdere door de douane vastgehouden partij geen inbreukprocedure is gestart. Onbetwiste proceskosten: € 25.504,14.

Eiser Modefine is houdster van de merkrechten met betrekking tot het modehuis Giorgio Armani en stelt dat gedaagde Nisu middels het op de zonnebrillen van gedaagde voorkomende teken (klik voor vergroting, afbeeldingen in vonnis) inbreuk maakt op de merkrechten van Armani.  De rechtbank wijst de vorderingen toe.

Rechtsverwerking: “4.2. Het meest vergaande verweer van Nisu houdt in dat Modefine haar rechten om ter zake van merkinbreuk op te treden heeft verwerkt. Dit verweer slaagt niet. Nisu mocht er naar het oordeel van de rechtbank niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat Modefine haar rechten jegens Nisu niet zou handhaven. De omstandigheid dat de Douane in oktober 2006 de vrijgave van een voor Nisu bestemde partij met onder andere 240 zonnebrillen met het Nisu-teken op grond van art. 9 Vo. 1383/2003 heeft geschorst en deze partij vervolgens is vrijgegeven omdat Modefine niet binnen de vereiste (twee keer) 10 dagen een inbreukprocedure is gestart, is daartoe onvoldoende. Van een verzwaarde zorgplicht voor de merkhouder op grond van Vo. 1383/2003, als door Nisu gesteld, is geen sprake.

Voorts kan niet gezegd worden dat Modefine heeft stilgezeten. Modefine heeft weliswaar niet binnen de in Vo. 1383/2003 genoemde termijn een procedure ingeleid, maar heeft Nisu vervolgens bij brief van 17 november 2006 laten weten bezwaar te maken tegen verdere verhandeling van de (240) zonnebrillen met het Nisu-teken. Ook nadien heeft Modefine niet stilgezeten. Na de brief van 21 november 2006, waarin Nisu de inbreuk betwist, heeft Modefine Nisu bij brief van 13 februari 2007 wederom gesommeerd ten aanzien van een partij zonnebrillen met het Nisu-teken. De daartussen gelegen periode is, zeker gelet op de sommatie van 17 november 2006, veel te kort om enig vertrouwen aan te ontlenen dat Modefine haar rechten niet zou handhaven.

4.3. Ook voor zover Nisu stelt dat zij in haar positie onredelijk wordt benadeeld en Modefine om die reden haar rechten heeft verwerkt, slaagt haar verweer niet. (…)  De rechtbank is van oordeel dat voor Nisu op grond van de aan haar verzonden sommatie van 17 november 2006 voorzienbaar was dat Modefine handhavend zou optreden, zodat Nisu hierop had kunnen anticiperen. Modefine heeft ook na deze sommatie niet stilgezeten en Nisu bij brief van 13 februari 2007 wederom gesommeerd inzake het gebruik van het Nisu-teken. Van rechtsverwerking is derhalve geen sprake.”

Inbreuk: “4.5. De rechtbank stelt voorop dat de omstandigheid dat het in aanmerking komende publiek een teken als versiering opvat, niet in de weg kan staan aan de door artikel 9 lid 1 aanhef en sub b GMVo. verleende bescherming, wanneer dat teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJEG 10 april 2008, zaak C-102/07, Adidas/Marca, LJN: BD9710, r.o. 34, 35 en 36). Het gaat er om of de gemiddelde consument zich, bij het zien van zonnebrillen die zijn voorzien van het Nisuteken, kan vergissen omtrent de herkomst van die zonnebrillen door te menen dat die worden verhandeld door Modefine of een daaraan verbonden onderneming. Hierbij speelt niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken.

4.6. (…) Daarvan uitgaande is het Nisu-teken in feite vrijwel gelijk aan het Gemeenschapsmerk van Modefine, met weglating van de letters ‘GA’ en de kop van de ‘vogel’. Niet gezegd kan worden dat nu juist de letteraanduiding en de ‘kop’ de totaalindruk van het Gemeenschapsmerk domineren. In overige zin is het Nisuteken gelijk aan het Gemeenschapsmerk van Modefine. Zelfs het aantal ribbels van het Nisu-teken stemt daarmee overeen. (…)  Het feit dat Nisu haar zonnebrillen (tevens) aanbiedt onder vermelding van de merken SAY en KOST en het prijsverschil tussen haar zonnebrillen en die van Modefine, doet daaraan niet af. Ook kan niet gezegd worden dat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmerk aldus wordt opgerekt tot de letter ‘V’, gelijk Nisu stelt. Zij gaat er daarmee immers aan voorbij dat haar teken, ervan uitgaande dat dit een ‘V’ is, op een bijzondere wijze is vormgegeven. Het is juist de wijze waarop zij de ‘V’ heeft gestileerd op grond waarvan de rechtbank tot het oordeel komt dat sprake is van een grote mate van overeenstemming met het Gemeenschapsmerk van Modefine.”

Lees het vonnis hier.