Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm
P.G.F.A. Geerts, Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm, IER 2013/48.
Een redactionele bijdrage van Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.
Analyse van HvJ EU 25 oktober 2012, C-553/11 (Rintisch); HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Colloseum Holding/Levi Strauss) en HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12 (Specsavers). Een merk moet worden gebruikt, wil het daaraan verbonden recht in stand blijven. Gebruikt men het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet, dan staat het merk aan verval bloot. Er moet sprake zijn van normaal gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Zie art. 15 lid 1 eerste alinea GMVo, art. 10 lid 1 eerste alinea MRl en art. 2.26 lid 2 sub a BVIE. Daarnaast bepalen de art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo, art. 10 lid 1 tweede alinea sub a MRl en art. 2.26 lid 3 BVIE dat als normaal gebruik van het merk eveneens wordt beschouwd het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven is, wordt gewijzigd. Hierna verwijs ik vooral naar art. 15 GMVo.
2. Het HvJ EU heeft onlangs drie arresten gewezen over de vraag wat verstaan moet worden onder normaal gebruik in gevallen waarin het ingeschreven merk in gewijzigde vorm wordt gebruikt. In deze bijdrage worden deze drie uitspraken besproken.
Dit artikel is sterk ingekort, lees de gehele bijdrage hier.
33. Hoewel de recente arresten van het HvJ EU merkhouders ontegenzeggelijk gunstig gezind zijn, blijft voor hen nog steeds een punt van zorg hoe ver zij precies kunnen gaan met het ontwikkelen van een merkbeschermingsbeleid. Ongewis blijft hoe de feitenrechter in concreto zal oordelen over de vraag in hoeverre het gebruik in gewijzigde vorm het onderscheidend kenmerk van het ingeschreven (defensieve) merk wijzigt. Dat blijft een heikel punt. Ik wijs bijvoorbeeld op Hof ’s-Gravenhage 20 september 2011, IER 2012/72, p. 431-443 m.nt. PGFAG (Red Bull/Osborne). Daarin is beslist dat door het gebruik van het (bekende) merk RED BULL het onderscheidend vermogen van het (defensieve) merk BULL wordt gewijzigd.
34. In zijn conclusie bij HR 9 augustus 2013, IEF 12960 (Red Bull/Osborne) geeft A-G Verkade in dit verband ook nog twee aardige voorbeelden (nr. 3.51). Ik citeer:
“3.51. Bij wijze van intermezzo werp ik nu een blik op een tweetal algemeen bekende producten (al hebben tabaksproducten het tegenwoordig moeilijk).
(i) Ik noem als eerste de ooit beroemde ‘Erven Wed. J. van Nelle Zware Shag’. Het geheel van de verpakking met deze daarop voorkomende woorden liet zich in elk geval onder de Benelux-Merkenwet vanaf 1970 als merk registreren.
Algemeen bekend is dat in de volksmond over dit product gesproken werd als (een) ‘Zware Van Nelle’ of een ‘Zware van de Weduwe’. Hierin zie ik een voorbeeld waarin de feitenrechter zou kunnen spreken van een ‘als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk’ terwijl het slechts om een deel van het merk gaat (en ook nog in een andere woordvolgorde).
(ii) Mijn tweede voorbeeld is de overbekende koffie (en thee) van Douwe Egberts. Hoe bekend of zelfs beroemd dit merk ook is, ik heb de koffie of thee van dit merk nooit horen of zien aanduiden als (een pak of een kopje) ‘Douwe’ of (een kan of een bakje) ‘Egberts’”.
35. Nu duidelijk is geworden dat het HvJ EU niets wil weten van de Duitse “subjektiven Benutzungswillens-leer” en alle ruimte aan het “gebruik” van defensieve merken heeft gegeven, zal de focus nog meer komen te liggen op het antwoord op de vraag welke mate van verschil in gebruik acceptabel is, om binnen de grens van art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo resp. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE te blijven.
36. Voer voor marktonderzoekers!
Paul Geerts
