Het squeeze argument gaat niet op

Rechtbank 's-Gravenhage 12 september 2012, zaaknr. 407582 / HA ZA 11-2682 (Occlutech International AB tegen AGA Medical Corporation)

Octrooirecht. Toepassing driestappentoets uit Guidelines voor Examination (versie juni 2012). Toelaten van bewijs van voorgebruik.

Occlutech is betrokken bij de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van occlusie-inrichtingen voor gebruik in het hart (hierna: “septale occlusieinrichtingen” of kortweg “occluders”). AGA is eveneens actief op het gebied van septale occlusie-inrichtingen. AGA is houdster van het Europese octrooi EP 0 957 773 B1 voor “Percutaneous catheter directed intravascular occlusion devices”

Occlutech vordert (i) (voorwaardelijk) vernietiging van het octrooi, (ii) een verklaring voor recht dat de Occlutech Figulla Flex-inrichtingen buiten de beschermingsomvang vallen van het Nederlandse deel van EP 773, (iii) een (voorwaardelijke) verklaring voor recht dat Occlutech geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 773, alsmede (iv) een veroordeling van AGA tot vergoeding van de kosten vastgesteld volgens 1019h Rv.

AGA vordert (samengevat) in reconventie een verklaring voor recht dat Occlutech inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 773 en een verbod daartoe, met nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding/winstafdracht en proceskostenveroordeling.

In citaten:
Tussenconclusie na de driestappentoets uit de Guidelines voor Examination van het EOB, versie juni 2012, H-V-3:
Ad i) essentieel volgens de aanvrage
Ad ii) het kenmerk is niet onmisbaar voor het oplossen van het technisch probleem
Ad iii) weglaten van het kenmerk vereist geen aanpassingen aan andere kenmerken

4.11. Het zogenaamde “squeeze argument”, inhoudende dat de conclusie zich niet kan uitstrekken tot occluders met slechts aan één uiteinde draadeinden omdat dit toegevoegde materie zou opleveren en dat dús geen sprake kan zijn van inbreuk, gaat niet op. Dit betekent dat de voorwaarde waarvan Occlutech haar nietigheidsvorderingen en verklaring voor recht ter zitting afhankelijk had gemaakt niet in vervulling gaat en de rechtbank toekomt aan de verdere beoordeling van de geldigheid van het octrooi en de inbreuk.

Slotsom in conventie

4.33. Er is geen sprake van toegevoegde materie en het octrooi is nawerkbaar. Voorts is het octrooi nieuw en inventief te achten, afgezien van het door Occlutech gestelde openbare voorgebruik in Bratislava, waarvoor een bewijsopdracht zal worden gegeven. De rechtbank zal in conventie iedere verdere beslissing aanhouden.

Dictum in conventie

5.6. laat Occlutech toe te bewijzen dat de occluder als geïmplanteerd door Dr. Masura en anderen te Bratislava, voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar is gemaakt en dat deze voldoet aan de kenmerken van EP 773, meer in het bijzonder dat één of meer van de schijven komvormig (cupped) is naar de andere schijf toe, met andere woorden dat de binnenzijde van een of meer van de schijven hol is;

Uitgebreide citaten:

Nawerkbaarheid:
4.15. Ook het beroep van Occlutech op overwegingen van de Examiner op 4 augustus 2011 in een andere octrooiaanvrage van AGA betreffende EP-A 07 015 958.7 (productie 22 Occlutech) mag haar niet baten. Die overwegingen zien, net als die van het hof hiervoor, op het toepassen van een plat metaalweefsel en de problemen die zouden ontstaan om dit dan als een sok te vormen. Zoals hiervoor overwogen, zal een gemiddelde vakman echter zonder undue burden door een aangepaste breitechniek een “tubular braid” kunnen maken met de draadeinden aan één kant. De problemen bij plat metaalweefsel als uitgangsmateriaal, zo die al ontstaan hetgeen AGA heeft betwist, doen zich daarbij dan niet voor. Hetzelfde lot is beschoren de verwijzing door Occlutech naar de rapporten van Rettenmayr (productie 21 Occlutech). Ook die zien op problemen om vanuit een plat metaalweefsel een occluder te maken met draadeinden aan één kant (en aldus de nawerkbaarheid van de werkwijze beschreven in paragraaf [0027] van het octrooi) en doen zo om dezelfde reden als de overwegingen van de Examiner niet af aan de hiervoor getrokken conclusie dat een “tubular braid” met aan één zijde draadeinden (volgens de ‘sok-methode’) te maken viel.

Toegevoegde materie II (koppen):
- “Cupped” een verboden “intermediate generalization”
- “At lease one cupped” schijf
- Occluding fiber
- Inventiviteit
4.22. AGA heeft er terecht op gewezen dat uit de door Occlutech overgelegde verklaringen van Hijazi (productie 39, met name paragraaf 8), Gewillig (productie 40, met name paragraaf 4) en Williams (productie 41, met name paragraaf 8) kan worden afgeleid dat een gemiddelde vakman zou kiezen voor een zo groot mogelijk contact oppervlak met de septale wand. Daarmee is het dan juist in tegenspraak en met verboden “hindsight” overgoten om te kiezen voor een “cupped” product dat – zoals AGA onweersproken heeft gesteld – juist het meeste contact aan de rand maakt. Tevens moet onder ogen worden gezien dat er reeds een aanzienlijk aantal verschillend vormgegeven occluders bekend was, die echter geen van alle een “cupped” vorm hadden zoals bedoeld in het octrooi. De rechtbank is er daarom niet van overtuigd dat de algemene vakkennis, waarvan Occlutech overigens ook geen handboeken heeft overgelegd, de gemiddelde vakman al tot de oplossing van het octrooi zou brengen.

4.23. Ook de verwijzing naar de publicatie van Hausdorf (productie 23 Occlutech) helpt Occlutech niet. (...)

Openbaar voorgebruik
AGA brochure
4.25. Bij dagvaarding (nr. 47) heeft Occlutech aangevoerd dat in de AGA brochure overgelegd als productie 16 is vermeld dat de AGA-occluder (die alle kenmerken van conclusie 1 vertoont) al sinds 1995 op de markt is, derhalve voorafgaand aan de prioriteitsdatum. Zij heeft evenwel niets naders ingebracht tegen de stelling van AGA dat deze vermelding feitelijk onjuist is en dat de betreffende wervende tekst niet meer wordt gebruikt (conclusie van antwoord nrs. 56 en 57). Het betoog van Occlutech dat uit de brochure openbaar voorgebruik valt af te leiden moet zodoende als onvoldoende onderbouwd gesteld worden gepasseerd.

Aflevering aan Björnstad
4.26. De rechtbank is met AGA van oordeel dat de aflevering van haar occluder aan dr. Björnstad één dag voor de prioriteitsdatum niet als openbaar voorgebruik valt te kenschetsen. De rechtbank sluit aan bij de rechtspraak van (de technische kamers van) het EOB dat het uitvoeren van testonderzoeken aan prototype medische hulpmiddelen in beginsel door de betreffende artsen en het omringende (ziekenhuis)personeel als vertrouwelijk zal worden beschouwd (zie onder meer Case Law of the Board of Appeal of the European Patent Office, 6th edition 2010, p. 85). Gezien de context waarin Björnstad de occluder ontving (een prototype per FedEx, gratis, met een protocol erbij) en het doel waarvoor (onderzoek), is uit te gaan van impliciete vertrouwelijkheid. Björnstad heeft bovendien zelf verklaard dat hij uitging van vertrouwelijkheid (productie 16 AGA, par. 17 en 21 en productie 35 AGA, par. 3).

Bratislava [zie IEF 11751, afgewezen getuigenverhoor]
4.31. De rechtbank stelt voorop dat het in beginsel aan Occlutech is om te stellen en, gegeven de gemotiveerde betwisting door AGA, te bewijzen dat de occluders die in Bratislava in september 1995 bij een drietal patiënten zijn geïmplanteerd, openbaar voorgebruik opleveren. Hetgeen zij tot nog toe dienaangaand heeft gesteld en aan bewijs heeft overgelegd, heeft de rechtbank nog geenszins weten te overtuigen.

De rechtbank in conventie
5.6. laat Occlutech toe te bewijzen dat de occluder als geïmplanteerd door Dr. Masura en anderen te Bratislava, voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar is gemaakt en dat deze voldoet aan de kenmerken van EP 773, meer in het bijzonder dat één of meer van de schijven komvormig (cupped) is naar de andere schijf toe, met andere woorden dat de binnenzijde van een of meer van de schijven hol is;

5.7. bepaalt dat, voor zover Occlutech dit bewijs door middel van getuigen wil leveren, de getuige Dr. Jozef Masura, wonende te Trstinska 47, te Zakorska Bystrica, Bratislava, Slowakije zal worden gehoord door mr. E.F. Brinkman die hiertoe tot rechter-commissaris wordt benoemd, in een van de zalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage op een nader door de rechter-commissaris vast te stellen datum en tijd;