Het toegevoegde woord a

Hoge Raad, 6 maart 2009, nr. C07/204HR, LJN: BG7411, Schneider (Europe) GmbH tegen Cordis Europa N.V. (met dank aan Simon Dack, De Brauw Blackstone Westbroek).

Octrooirecht. Europees octrooi van Schneider voor een ballondilatatiekatheter (‘Kastenhofer-octrooi’). Voorlopig laatste aflevering van deze stent-oorlog tussen Schneider en Cordis. De cassatiemiddelen van beide partijen falen: het hof gebruikte de juiste maatstaf voor beschermingsomvang en uitleg octrooiconclusie. Aanbod bewijs niet-nawerkbaarheid terecht gepasseerd. De Hoge Raad verwerpt  het beroep tegen Gerechtshof 's-Gravenhage 15 maart 2007, IEF 3690.

Cordis brengt wereldwijd een aantal typen interventiekatheters en daarop te plaatsen stents op de markt. In deze zaak zijn haar katheters met een binnenlaag van Plexar en een buitenlaag van Pebax aan de orde.  Bij inleidende dagvaarding van 12 mei 2004 heeft Schneider Cordis gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage, stellende dat Cordis inbreuk maakt op het Kastenhofer-octrooi. Schneider heeft gevorderd dat Cordis zal worden verboden inbreuk te maken op dit octrooi.

In het vonnis in de eerste instantie van 8 juni 2005 (link) heeft de rechtbank inbreuk aangenomen en de nietigheidsverweren van Cordis afgewezen. Schneider heeft het vonnis van de rechtbank daarop ten uitvoer gelegd, maar bij arrest van 15 maart 2007 (link) heeft het hof geen octrooi-inbreuk aanwezig geacht, ook niet uit hoofde van equivalentie, alhoewel het Kastenhofer-octrooi ook door het hof geldig werd geacht. Schneider werd door het hof veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de onrechtmatige tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank.

Beide partijen zijn in daarna in cassatie gegaan. Schneider voert twee cassatiemiddelen aan: de eerste is gericht op de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven en de tweede is gericht tegen het oordeel dat Cordis geen inbreuk heeft gemaakt op het Kastenhofer-octrooi. Het incidenteel cassatieberoep van Cordis is gericht tegen de verwerping van haar beroep op de nietigheid (wegens niet-nawerkbaarheid) van het Kastenhofer-octrooi.

Het middel in het principale beroep richt zich tegen de uitleg die het hof heeft gegeven aan het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi.

4.1.2 De door het onderdeel bestreden uitleg brengt mee dat het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi niet ziet op co-polymeren van etheen waarin - zoals wel het geval is bij het door Cordis voor de binnenlaag gebruikte Plexar - andere monomeren dan a-olefinen zijn opgenomen. […]

4.1.3 Het onderdeel - dat niet klaagt over de door het hof bij de uitleg van het octrooi gehanteerde maatstaf - behelst, na een inleiding in 2.1 en 2.2, onder 2.3 in de eerste plaats het betoog dat die uitleg te beperkt en daarmee onjuist is. Het onderdeel voert aan:
"De aanduiding "a high density polyethylene" in de conclusies is eenduidig genoeg generiek voor de gemiddeldevakman om onder dat begrip ook te verstaan een polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan a-olefinen zijn toegepast zoals het comonomeer MAH, terwijl deze aanduiding (ook) past in de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte, te weten een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande (PA) buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande (PE) binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one another")."

4.1.4 Dit betoog moet worden verworpen. Het hof heeft - naar ook in 4.4.1 van de toelichting namens Schneider wordt betoogd - terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt. Anders dan in het onderdeel tot uitgangspunt lijkt te worden genomen, bestaat geen grond voor het oordeel dat de aanduiding "a high density polyethylene" geen andere uitleg toelaat dan dat daaronder ook is te verstaan polyetheen als hiervoor in 4.1.3 is bedoeld, dat wil zeggen: polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan a-olefinen zijn toegepast. Het hof heeft, uitgaande van die, derhalve niet onbegrijpelijke, uitleg, de conclusie dus niet "herschreven" en bijgevolg evenmin beperkt, zoals in dit verband in de toelichting op het middel wordt opgemerkt. Evenmin impliceert de door het hof gegeven uitleg het - zonder goede grond gegeven - oordeel dat Schneider afstand heeft gedaan van de bescherming waarop het octrooi naar het essentiële van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

Wat betreft de inbreuk overweegt de Hoge Raad als volgt:

4.2.3 De klacht onder 3.3 - voorafgegaan door een inleiding in 3.2 - komt erop neer dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat de beide lagen van de binnenbuis van Cordis niet slechts een chemische, maar ook een fysische of mechanische binding met elkaar hebben en dat dan ook niet gesproken kan worden van een andere hechting of binding (chemisch in plaats van fysisch), maar van een extra hechting of binding (chemisch naast fysisch), terwijl evenmin sprake is van een (wezenlijk) andere oplossing dan die van het Kastenhofer-octrooi, nu ook met de fysische of mechanische bindingen tussen HDPE en PA een in de praktijk bruikbare hechting wordt verkregen. In de klacht onder 3.4 wordt daaraan toegevoegd dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding, dit oordeel onbegrijpelijk is.

4.2.4 Deze laatste klacht (3.4) mist feitelijke grondslag, aangezien het hof niet heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding.
De klacht onder 3.3 verliest uit het oog dat het hof die chemische binding, ongeacht of de twee lagen van de binnenbuis daarnaast nog fysisch of mechanisch aan elkaar zijn gehecht, daarom heeft aangemerkt als een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevengeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat - naar in cassatie niet is bestreden - die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder - ten opzichte van de in rov. 19 door het hof bedoelde normale condities - extreme gebruikscondities wordt voorkomen. De aan dit oordeel door het hof verbonden gevolgtrekking dat van octrooi-inbreuk door equivalentie geen sprake is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven. De klacht onder 3.3 treft dus evenmin doel.

4.2.5 Onder 3.5 klaagt het onderdeel subsidiair dat ook wanneer de twee lagen van de binnenbuis van Cordis uitsluitend door chemische bindingen aan elkaar zouden zijn gehecht, toch sprake is van letterlijke inbreuk op, althans ondergeschiktheid aan de uitvinding dan wel oplossing van Schneider. Het hof, zo vervolgt de klacht onder meer, heeft immers miskend dat in conclusie 1 gesproken wordt van "two superposed layers (...) of materials secured in relation to one another" zonder dat in de conclusies, beschrijving en tekeningen de (aard van) hechting is beperkt tot een chemische of mechanische dan wel fysische hechting, zodat - gelijk Schneider in feitelijke aanleg heeft betoogd - de gemiddelde vakman uit die tekst niet begrijpt of moet begrijpen dat de conclusies zijn beperkt tot een mechanische of fysische binding.

4.2.6 Het kennelijke uitgangspunt van deze klacht dat "secured" in conclusie 1 slechts kan worden begrepen als een generieke term die iedere vorm van hechting omvat, zodat een andere uitleg tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi leidt, is door het hof in zijn hiervoor onder 4.2.2 weergegeven rov. 19 verworpen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysische of mechanische bindingen". Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven, zodat in zoverre ook de klacht onder 3.5 faalt.

Het incidentele cassatiemiddel van Cordis betreffende de nietigheid van het Kastenhofer-octrooi vindt echter ook in cassatie geen gehoor:

5.2.1 Onderdeel I.1 klaagt in de eerste plaats dat in de bestreden uitspraak niet valt te lezen of het hof de bewijslast dat het octrooi nawerkbaar is op Schneider legt, dan wel de bewijslast dat het niet nawerkbaar is op Cordis. Deze klacht mist feitelijke grondslag: zoals nader uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3-3.5 ligt in het bestreden arrest besloten dat Cordis diende te bewijzen dat, zoals zij stelde, het octrooi niet nawerkbaar was. Onderdeel I.1 kan dus in zoverre niet tot cassatie leiden.

5.2.2 Dit onderdeel bevat voorts de klacht dat indien - zoals blijkens het in 5.2.1 overwogene het geval is - het hof heeft geoordeeld dat de bewijslast inzake de niet-nawerkbaarheid op Cordis rust, dit oordeel onjuist is, zeker nu Cordis gemotiveerd heeft gesteld dat de beschreven uitvinding niet nawerkbaar is.

5.2.3 Ook deze klacht treft geen doel. Degene die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv., die feiten zonodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de bewijslast in dit geval op Schneider als octrooihouder zou moeten worden gelegd, zijn, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, door Cordis niet gesteld.

In eerste aanleg had Cordis aangeboden nader bewijs te leveren van de niet-nawerkbaarheid, maar dat bewijsaanbod was gepasseerd. In appel heeft Cordis het volgende aangeboden:

"Uiterst subsidiair - voor het geval Uw hof de bewijslast van de niet-nawerkbaarheid bij Cordis wil leggen, het bewijs nog niet acht geleverd en geen vermoeden van niet-nawerkbaarheid wil aannemen - handhaaft Cordis haar bewijsaanbod. Zij wil dan enkele partijdeskundigen als getuigen doen horen op de voet van art. 200 Rv. Daarbij denkt Cordis dan aan organisch-chemici, meer specifiek polymeerdeskundigen. Deze zullen onderschrijven wat Prof. Schouten opmerkt, dat het een basisregel in de polymeerwetenschap is dat tussen gecoextrudeerde lagen van PE en PA geen hechting zal worden gevormd. Het alternatief zou zijn dat Uw hof een deskundigenbericht gelast op de voet van art. 194 Rv.”

Naar de mening van Langemeijer – welke door de Hoge Raad wordt overgenomen – heeft het hof het dat bewijsaanbod beschouwd als niet meer ter zake dienend, hetgeen niet onbegrijpelijk wordt geacht.

3.10 […] Cordis is in de gelegenheid geweest om schriftelijke verklaringen van deskundigen over te leggen. Zij heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In de redenering van het hof is het mogelijk gebleken, namelijk in de vorm van de Asuka-katheter, volgens het octrooi een voor de praktijk bruikbare katheterbinnenbuis te vervaardigen met een binnenlaag van een polyethyleen en een buitenlaag van een polyamide. Daarmee was het standpunt dat het octrooi slechts een "papieren uitvinding" zou omvatten weerlegd. Nu het hof in rov. 13 had vastgesteld dat tabel 1 van het door Cordis in het geding gebrachte rapport van Van Erp en Van den Berg het standpunt van Schneider ondersteunde en dat Cordis de verklaring van Prof. De Scheerder niet betwistte, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan, kon het hof tot het oordeel komen dat een mondelinge toelichting van deskundigen, zoals aangeboden, niet langer ter zake dienende was. De klacht faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep en partijen dragen hun eigen kosten.

Lees het arrest hier of, inmiddels ook op rechtspraak.nl:  hier.