Het wordt nog veel vager (aanvulling)
Dirk Visser (Klos Morel Vos & Schaap): Korte aanvulling op kort commentaar bij het Céline-arrest.
Dr. A. Tsoutsanis wees mij er terecht op dat ik in mijn korte commentaar (zie IEF 4662) bij het Céline-arrest heb nagelaten te wijzen op het feit dat in dat arrest voor een belangrijk deel wordt voortgeborduurd op HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, Anheuser Busch/Budejovický Budvar; Budweiser.
Ook daar ging het om de vraag wanneer een handelsnaam inbreuk maakt op een merk, evenwel toen in het kader van de uitleg van artikelen 16 en 17 TRIPs.
Art. 16 TRIPs: Verleende rechten
"1. De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverlet en zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik."
Art. 17 TRIPs: Uitzonderingen
"De Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de op een handelsmerk verleende rechten, zoals eerlijk gebruik van beschrijvende termen, mits deze uitzonderingen rekening houden met de legitieme belangen van de houder van het handelsmerk en van derden."
Toen verwees het HvJ EG ook al naar ‘de functies van het merk’
“Een handelsnaam kan een teken in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-overeenkomst vormen. Deze bepaling beoogt de houder van een merk het uitsluitende recht te verlenen om het gebruik ervan door een derde te beletten indien het betrokken gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen”.
En ook daar werd verwezen naar art 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn, als een invulling van de door art. 17 TRIPs toegelaten beperkingen.
“De in artikel 17 TRIPs bedoelde uitzonderingen hebben met name tot doel, de derde toe te staan om ter aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op voorwaarde evenwel dat dit gebruik strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.
In die zaak oordeelde het HvJ EG (bij mijn weten voor het eerst) dat art. 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn ook betrekking heeft op (handels)namen van rechtspersonen en niet alleen van natuurlijke personen (Anheuser-Busch, ov. 78-80).
Artikel 6 Merkenrichtlijn. Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen.
"1 . Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken :
a ) van diens naam en adres;
[…], voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel ."
De verwijzing naar de ‘de functies van het merk’ én de redenering via art. 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn in een zaak over een ouder merk versus een jongere handelsnaam zijn dus niet nieuw in het Céline-arrest, maar al bekend uit het Anheuser-Busch-arrest.
DV
