HIGH45 maakt inbreuk op merk HIGH FIVE

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 maart 2017, IEF 16687; ECLI:NL:RBDHA:2017:3174 (High Five Health Promotion tegen HIIT45 Holding) Merkenrecht. HIGH FIVE verleent fitness- en fysiotherapiediensten en heeft diverse (woord/)beeldmerken. HIIT45 deponeerd een HIGH45-beeldmerk voor klasse 41 voor sportieve activiteiten. Oppositie bij het BBIE loopt nog. Auditief is er sterke en visueel is er een redelijke mate van overeenstemming. Begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming. Het teken ‘high45’ lijkt een knipoog te maken naar de uitdrukking ‘high five’, dat staat voor een sportieve groet of een compliment. Dat het teken High45 duidelijk refereert aan de duur van een high-end training met hoge intensiteit van 45 minuten, zal het publiek op voorhand niet begrijpen. Bevel tot staking op grond van 9 lid 1 onder b UMVo. Geen belang bij vordering op basis van Beneluxmerken of nationaal handelsnaamrecht. Overdracht domeinnaam afgewezen.

4.14. Begripsmatig is er aanzienlijke overeenstemming omdat ook het teken ‘high45’ een knipoog lijkt te maken naar de uitdrukking ‘high five’, dat staat voor een sportieve groet of een compliment. Daarbij verwerpt de voorzieningenrechter het betoog van HIIT45 dat het teken High45 duidelijk refereert aan een high-end training met hoge intensiteit van 45 minuten, zodat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming tussen het merk en het teken. Het publiek dat met het teken High45 in aanraking komt, zal niet op voorhand begrijpen dat ‘45’ refereert aan de duur van de trainingen, nog daargelaten dat niet duidelijk zal zijn dat ‘high’ ziet op een high-end training met hoge intensiteit. De uitzondering in het door HIIT45 aangehaalde arrest van het HvJEU van 12 januari 20066, is onder deze omstandigheden niet van toepassing omdat het begripsmatige verschil in dit geval onvoldoende is om de auditieve en visuele overeenstemming op te kunnen heffen.

Merkinbreuk HIGH FIVE-Beneluxmerken en inbreuk op handelsnaamrecht
4.19. Nu het verbod op inbreuk op het HIGH FIVE-Uniemerk zal worden toegewezen, heeft High Five naar voorlopig oordeel geen belang meer bij een beoordeling van een eventuele inbreuk op de HIGH FIVE-Beneluxmerken. Datzelfde geldt voor de beoordeling van de vraag of HIIT45 inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van High Five. High Five heeft ter zitting verklaard het belang bij een afzonderlijke beoordeling van die grondslag niet te kunnen geven, zodat die grondslag in zoverre subsidiair is aangevoerd en geen bespreking meer behoeft.

Vordering overdracht domeinnaam
4.20. De voorzieningenrechter zal de gevorderde overdracht van de domeinnaam aan High Five afwijzen. Aangezien aan HIIT45 een verbod zal worden opgelegd om het teken High45 zowel offline als online te gebruiken, waarmee gebruik van haar domeinnaam in het economisch verkeer als teken ter onderscheiding van diensten wordt verboden, ontbreekt het spoedeisend belang bij de vordering tot overdracht van de domeinnaam. Bovendien heeft HIIT45 onweersproken betoogd dat High Five ten gevolge van een dergelijke overdracht toegang zou krijgen tot al het e-mail verkeer dat aan de e-mail adressen van HIIT45 worden gezonden (en daarmee ook toegang zou verkrijgen tot de klanten en prospects van HIIT45). Een dergelijk gevolg wordt niet gerechtvaardigd door de vastgestelde merkinbreuk.