Hof bekrachtigt vonnis over overtreding inbreukverbod

Hof Amsterdam 26 maart 2024, IEF 21968; 200.321.764/01 (Pharmathen tegen Novartis). De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft eerder in deze procedure Pharmathen verboden inbreuk te maken op het octrooi van Novartis, op straffe van dwangsommen. Volgens Novartis heeft Pharmathen in strijd gehandeld met het vonnis door het (blijven) aanbieden van betreffend LAR-product en dwangsommen verbeurd. Pharmathen betwist dit en vordert schorsing van de executie van het kortgedingvonnis. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de dwangsommen zijn verbeurd en het verzoek van Pharmathen geweigerd. Pharmathen betoogt in hoger beroep dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat het in kortgedingvonnis opgelegde inbreukverbod is overtreden.

Pharmathen zou het LAR-product hebben blijven aangeboden in de Global Product Catalogue 2021 (hierna: GPC 2021). Novartis voert aan dat Pharmathen dit heeft gedaan door een lidmaatschap te hebben bij GPC 2021 en zelf publicaties over het LAR-product heeft gedaan. Pharmathen heeft dit niet voldoende gemotiveerd betwist. Uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat “aanbieden” ruim moet worden opgevat en het handelen van Pharmathen via de GPC 2021 onder “aanbieden” valt. Dit leidt tot de conclusie dat het inbreukverbod in het kortgedingvonnis is overtreden. Daarnaast heeft Novartis voldoende aannemelijk gemaakt dat op 18 augustus 2022 octreotide LAR-producten vanuit Griekenland in Guatemala zijn ingevoerd en dat deze producten afkomstig zijn van Pharmathen Griekenland. Het hof is voorshands van oordeel is dat niet val te betwijfelen dat ook de levering naar Guatemala een inbreuk als in het KG-vonnis verboden oplevert.

5.7. Tegen deze achtergrond moet het toegankelijk houden van de Global Product Calalogue 2021, waarin het inbreukmakend geoordeelde octreotide LAR-product van Pharmathen is opgenomen, als het aanbieden van dat product in de zin van artikel 53 Rijksoctrooiwet (ROW) worden gezien. Uit HR 22juni 2012, ECLI:NL:HR:20l2:BW4006 volgt dat het begrip aanbiedeii’ ruim moet worden opgevat. De omstandigheid dat Pharmathen, naar zij stelt, binnen de in het KG-vonnis gestelde termijn was gestopt met liet vervaardigen en leveren van haar octreotide LAR-product. betekent niet automatisch dat dit product niet meerordt aangeboden. De omstandigheid dat liet product niet (meer) wordt vervaardigd en geleverd, wordt niet in de Glohul Product Cata/ogue 2021 vermeld. Bovendien volgt uit het genoemde arrest van de Hoge Raad dat ook het aanbieden voor een latere verhandeling (bijvoorbeeld na expiratie van EP 519 in november 2023) als aanbieden in de zin van artikel 53 ROW heeft te gelden. Om deze reden kan ook de in de Globul Product Catalogue 2021 opgenomen disclaimer (“No orders or deliveries prior to the expiry date of valid patents & SPC’s are possible") Pharmathen niet baten. Het hof onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter dat deze disclaimer niet wegneemt dat potentiële afnemers via de Glohal Product Catalogue 2021 bekend worden met het feit dat Pharmathen op de markt zal komen met haar octreotide LAR-product. Dit kan mede gelet op de omstandigheid dat EP 519 in augustus 2022 nog iets meer dan een jaar geldig zou zijn ertoe leiden dat mogelijke afnemers bij het bestellen van het octreotide LAR-product van Novartis, zich mede laten leiden door de wetenschap dat op afzienbare termijn een generieke variant van dit geneesmiddel op de markt komt. waarmee het marktgedrag met betrekking tot liet geneesmiddel wordt beïnvloed. Dat liet octreotide LAR product van Novartis, zoals Pharmathen stelt, niet vervaardigd wordt met de werkwijze van EP 519 doet hier niet aan af. Hetzelfde geldt voor de door Pharmathen gestelde omstandigheden dat het product op besteIling zou worden geproduceerd en dat alleen Teva (naast Novartis) over een handelsvergunning zou beschikken voor een octreotide LAR-product. Ook de door Pharmathen aangevoerde omstandigheid dat zij er alles aan heeft gedaan om zich aan het inbreukverbod opgenomen in het KG-vonnis te houden, leidt niet tot een ander oordeel.

5.15. Naar het oordeel van het hof heeft Novartis voldoende aannemelijk gemaakt dat op 18 augustus 2022 octreotide LAR-producten vanuit Griekenland in Guatemala zijn ingevoerd en dat deze producten afkomstig zijn van Pharmathen Griekenland. Pharmathen heeft dit met haar hiervoor genoemde stellingen onvoldoende weerlegd. De door Novartis overgelegde douane-informatie ziet op een invoer in Guatemala vanuit Griekenland. Pharmathen heeft niet toegelicht waarom deze douane-informatie niettemin betrekking heeft op de door haar beschreven transactie waarbij octreotide LAR-producten zijn verkocht door een bedrijf in Costa Rica en vanuit dat land zijn ingevoerd in Guatemala. De enkele omstandigheid dat het aantal producten overeenstemt, is hiervoor niet vo doende. Het ligt in de rede dat bij een invoer van producten vanuit Costa Rica in Guatemala, de douane-informatie Costa Rica als land van export vermeldt. Pharmathen heeft geen aannemelijke verklaring gegeven waarom in een dergelijk geval niet Costa Rica maar Griekenland als land van export wordt vermeld. Zij heeft evenmin douanestukken van de door haar beschreven transactie overgelegd. Daarmee is voor Novartis (en het hof) niet controleerbaar of de door Novartis overgelegde douaneinformatie betrekking heeft op de transactie waarop Pharmathen zich beroept.