Hof vernietigt beslissing BBIE
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 2 november 2010, LJN: BO2821, Vasco Data Security International Gmbh tegen Verweerder
Merkenrecht. Beroep oppositie. DIGIPASS tegen beeldmerk DIGI PAS. Het hof vernietigt de beslissing van het Bureau: inschrijving beeldmerk DIGI PAS alsnog geweigerd. Inburgering niet-onderscheidend merk ‘Verrassingsbeslissing’ BBIE. Ongeoorloofde uitbreiding lijst met waren.
5. In voormelde tussenbeschikking heeft het hof overwogen dat
1. door [verweerder] geen verweer was gevoerd tegen het door Vasco gestelde verwarringsgevaar en niet was aangevoerd dat het merk/teken DIGIPASS onderscheidend vermogen mist, zodat het Bureau in strijd heeft gehandeld met artikel 1.25 van het Uitvoeringsreglement van het BVIE en dat het bovendien het (in artikel 2.16, lid 1 genoemde) beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden en een verrassingsbeslissing heeft genomen door de oppositie af te wijzen op een grond die niet was aangevoerd zonder Vasco in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten;
2. een oppositie die gebaseerd is op vermeende verwarring met een merk dat elk onderscheidend vermogen mist niet kan slagen;
3. het merk DIGIPASS, dat is ingeschreven en wordt gebruikt voor authenticatietokens en smartcardlezers met bijbehorende software voor authenticatiefuncties (…) elk onderscheidend vermogen mist, tenzij het (als merk) is ingeburgerd;
4. het merk DIGIPASS zodanig intensief als merk is gebruikt dat het daardoor op 29 maart 2007 toen het merk van [verweerder] werd gedeponeerd was ingeburgerd en onderscheidend vermogen heeft verkregen;
5. (ten overvloede, nu Vasco zich ook op haar Gemeenschapmerk heeft en kan beroepen) Vasco haar Benelux-merk in de periode van 29 maart 2002 tot 29 maart 2007 normaal heeft gebruikt;
(…) 7. sprake is van verwarringsgevaar voor zover sprake is van soortgelijke waren en diensten; (…)
6. Na de mondelinge behandeling in deze zaak bleek (…) dat inmiddels, kennelijk na de oppositieprocedure, de warenomschrijving in klasse 9 aanzienlijk was gewijzigd. Het ging daarbij niet alleen om een schrapping van waren, maar ook om de toevoeging van waren. Partijen leken zich dat niet te hebben gerealiseerd. Het hof heeft partijen verzocht zich uit te laten over een mogelijke reden hiervoor en de eventuele gevolgen hiervan.
8 (…) Ad c. Het hof is, mede gelet op het ontbreken van enige verklaring voor deze uitbreiding, met Vasco van oordeel dat het hier gaat om een ongeoorloofde uitbreiding. Niet alleen kent het BVIE slechts de mogelijkheid in artikel 2.25, lid 5, BVIE van beperking van de lijst van waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven/gedeponeerd, uitbreiding van de lijst van waren en/of diensten na het depot zou ook in strijd zijn met het systeem van het merkenrecht, waarbij het moment van depot onder meer voor de rangorde in het kader van het inroepen van de nietigheid van een inschrijving van een later gedeponeerd merk als bedoeld in artikel 2.3 en 2.28, lid 3, sub a, BVIE beslissend is. Bovendien begint de oppositietermijn te lopen na publicatie van het depot. Ook daarmee is niet verenigbaar dat de deposant de lijst met waren daarna zou mogen uitbreiden.
9. Nu het hof van oordeel is dat sprake is van een ongeoorloofde uitbreiding van de lijst van waren, en voorts dat het Bureau het merk voor de waren in klasse 9 waarvoor het aanvankelijk en ten tijde van de beslissing van het Bureau was gedeponeerd - met uitzondering van de waren “optische toestellen en instrumenten (wel of niet op doktersvoorschrift) ”, waartegen de oppositie zich uitdrukkelijk niet richtte - had moeten weigeren in te schrijven, zal het hof de beslissing van het Bureau vernietigen en bepalen dat de oppositie gegrond is en dat het depot niet wordt ingeschreven voor de waren in klasse 9, met uitzondering van “optische toestellen en instrumenten (wel of niet op doktersvoorschrift) ” en diensten in klasse 38, met veroordeling van [verweerder] in de kosten van de oppositie bij het Bureau. Voor zover nodig moet onder de gegeven omstandigheden, mede gelet op de regel die uitdrukking heeft gevonden in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, de oppositie ook worden geacht te zijn gericht tegen de inschrijving van het depot voor de nieuwe waren.
Het overigens verzochte (bepaling dat het merk ook voor de overige waren en diensten niet wordt ingeschreven) zal worden afgewezen op grond van hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 5, onder 6, is overwogen.
Lees de beschikking hier.
