Hof vernietigt vonnis: MyBrand maakt wel inbreuk op woordmerk SHRUNK

Hof Amsterdam 19 februari 2019, IEF 18258; ECLI:NL:GHAMS:2019:478 (Scotch & Soda tegen Mybrand). Hoger beroep naar aanleiding van IEF 16197. Scotch & Soda is in hoger beroep gekomen tegen een eerdere uitspraak waarin het hof heeft bepaald dat MyBrand c.s. (hierna: MyBrand) geen inbreuk maakt op het woordmerk ‘SCOTCH SHRUNK’. Scotch & Soda voert twee grieven aan: allereerst dat ook aan het woordmerk ‘SHRUNK’ betekenis moet toekomen, nu de inbreuk ook na inschrijving (23 november 2015) heeft plaatsgevonden, en daarnaast dat niet ‘SCOTCH’, maar ‘SHRUNK’ het dominante bestanddeel is. Met betrekking tot de tweede grief (die het hof eerst heeft behandeld) oordeelt het hof dat er geen sprake is van verwarringsgevaar ten aanzien van ‘SCOTCH SHRUNK’, nu ‘SHRUNK’ vooral beschrijvend is. Met betrekking tot het woordmerk ‘SHRUNK’ voert MyBrand aan dat er geen sprake kan zijn van merkenrechtelijke bescherming nu deze term puur beschrijvend is. Het hof gaat hier echter niet in mee, nu ‘SHRUNK’ zeker enig onderscheidend vermogen toekomt. Nu ‘SHRUNK’ een merk is dat bescherming verdient, heeft MyBrand met haar verkopen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Scotch & Soda. Het hof oordeelt dus dat er sprake is van een inbreuk, en veroordeelt MyBrand in de proceskosten.

3.7 De tweede grief zal eerst besproken worden. Het hof begrijpt de grief zo, dat deze ziet op inbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en sub b en/of c BVIE op de twee aan de orde zijnde merken SHRUNK en SCOTCH SHRUNK. Het hof stelt voorop dat de merkhouder op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b BVIE (dat moet worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn, 2008/95/EG) het recht heeft het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk ‘sub b’ is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk. Of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient beoordeeld te worden aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

3.10 Het hof deelt deze visie. Aan het element shrunk komt in de samenstelling SCOTCH SHRUNK geen zelfstandige betekenis toe. Zowel visueel, auditief als begripsmatig is het element Scotch dominant; dit element verwijst naar de herkomst, Scotch & Soda. De toevoeging van het element shrunk zal voor de normaal oplettende volwassene die kinderkleding koopt als van ondergeschikt belang worden ervaren. Omdat My Brand c.s. alleen het teken SHRUNK als versiering op haar trui gebruikte, zonder enige toevoeging, is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en b BVIE geen sprake. Voor zover Scotch & Soda stelt dat sprake is van een dreigende inbreuk onderbouwt zij dat met de dreiging van het weer op de markt brengen van de shrunk-trui die My Brand c.s. eerder verkocht en in voorraad had en wijst zij op de in december 2017 aangetroffen sweater. Nu het hier gaat om herhaling van hiervoor niet inbreukmakend geacht gebruik is dat geen reden voor een verbod. Er is niets gesteld omtrent een (andere dreiging van een) relevante inbreuk. In het kader van de vraag of inbreuk wordt gemaakt op het merk doen de intenties van My Brand c.s. niet ter zake. Voor zover Scotch & Soda met haar stelling dat My Brand c.s. een bedrijfsmodel hanteert dat gericht is op inbreuk maken heeft willen aanvoeren dat sprake is van opzet, is die stelling niet van belang voor de vraag of inbreuk is gemaakt. Overigens staat de juistheid van die stelling niet vast, nu My Brand c.s. stelt licenties/toestemming van andere merkhouders te hebben en Scotch & Soda geen enkele onderbouwing aan haar andersluidende stelling heeft gegeven. Het herhalen van de stelling is geen onderbouwing. De omstandigheid dat in december 2017 wederom een inbreukmakende sweater is aangetroffen ondersteunt de stelling dat geen sprake is van een eenmalige vergissing, maar is onvoldoende ter onderbouwing van de hiervoor bedoelde stelling omtrent een bedrijfsmodel van herhaalde en opzettelijke inbreuk, wat daarvan verder zij. Dat betekent, dat de grief ten aanzien van het merk SCOTCH SHRUNK faalt.

3.13 Gelet op de jurisprudentie van het HvJ EU is de maatstaf voor een louter beschrijvend woordmerk dat het relevante publiek het betreffende woord zonder enig nadenken meteen zal begrijpen als een beschrijving van het betreffende product, te weten in dit geval kinderkleding. Dat is met het woord shrunk niet het geval. Weliswaar zal het publiek shrunk associëren met iets kleins of kleiners, maar het verband met (kinder)kleding ligt niet zozeer voor de hand dat daarvoor geen enkele toelichting of inspanning meer vereist is. Ook andere objecten kunnen immers krimpen of kleiner worden. Tegen die achtergrond kan evenmin worden staande gehouden dat shrunk geen enkel onderscheidend vermogen heeft; het is daarmee niet ongeschikt om de waren van Scotch & Soda te onderscheiden van die van een ander. In zoverre is het dus een geldig merk en kan Scotch & Soda opkomen tegen (dreigende) inbreuk.

3.15 Inmiddels heeft Scotch & Soda echter, in haar laatste akte, gesteld dat in december 2017 een sweater met daarop SHRUNK in de sale van My Brand c.s. is verkocht. Scotch & Soda heeft dat met foto’s en een aankoopbon zeer concreet onderbouwd. De betwisting van My Brand c.s. is in dat licht onvoldoende gemotiveerd en geconcretiseerd. Zij erkent dat er een uitverkoop is geweest, doch zij betwist dat daarbij deze jongenssweater met het woord SHRUNK op de borst is verkocht. Daaraan voegt zij toe dat, als de betreffende trui al door My Brand c.s. zou zijn aangeboden, dit abusievelijk moet zijn gebeurd, mogelijk door een stagiaire als gevolg van een ruiling. Daarmee kan zij niet volstaan. Het had op haar weg gelegen - en het had voor haar ook mogelijk moeten zijn - om toe te lichten hoe het mogelijk is dat Scotch & Soda op 1 december 2017 een sweater met het woord shrunk op de borst bij haar, My Brand’s, uitverkoop heeft aangetroffen en heeft kunnen aankopen. Nu zij dat niet heeft gedaan wordt dat verweer gepasseerd en neemt het hof dus die aankoop als vaststaand uitgangspunt.

3.16 Het hof acht deze verkoop een inbreuk op het recht van Scotch & Soda op haar woordmerk SHRUNK. Vast staat dat het gaat om exact hetzelfde woord, toegepast op de borst van een jongenssweater. Ook Scotch & Soda gebruikt haar woordmerk zo. Dat betekent dat bij het relevante publiek verwarring te duchten is en dat My Brand c.s. in strijd heeft gehandeld met art. 2.20 lid 1 onder b BVIE. Dat het woord/teken shrunk door My Brand c.s. louter als versiering is gebruikt, zoals zij aanvoert, doet daaraan niet af. Nu enig concreet verweer omtrent de rol van de diverse vennootschappen ontbreekt gaat het hof ervan uit dat zij alle verantwoordelijk zijn voor deze inbreuk.

3.18 Het voorgaande betekent dat de vorderingen voor wat betreft het merk SHRUNK alsnog toewijsbaar zijn, met in achtneming van het volgende.
3.18.1 My Brand c.s. zal een opgave van de door haar ingekochte en verkochte inbreukmakende sweaters moeten doen en ook van haar winst, doch zij behoeft geen rapport van een registeraccountant over te leggen om de juistheid van de gegevens te bevestigen. De beroepsregels van registeraccountants brengen mee dat een verklaring van controle van een dergelijke opgave in het algemeen niet gegeven kan worden. Een verklaring van haar eigen boekhouder, voorzien van bewijsstukken, is voldoende.
3.18.2 De onder V gevorderde winstafdracht van € 30 per trui is niet te rijmen met de gevraagde documentatie om aan de hand daarvan de winst te berekenen en evenmin met Scotch & Soda’s eigen stellingen over de verkoopprijs van de sweater in december 2017. Dat deel van de vordering wordt afgewezen.
3.18.3 My Brand c.s. krijgt een redelijke termijn, te stellen op 4 weken, voor het afgeven van die verklaring. De dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd.