Hoger beroep HP afgewezen omdat aankoop printer een licentie tot gebruik impliceert

HR 19 april 2019, IEF 18410; ECLI:NL:HR:2019:650 (Hewlett-Packard tegen Digital Revolution) Octrooirecht. Cassatie. HP is van mening dat Digital Revolution inbreuk maakt op het door haar gehouden octrooi EP 617. In eerste instantie (zie IEF 15475) en in beroep (zie IEF 16892) is geoordeeld dat er geen sprake is van een inbreuk. HP vordert dat Digital Revolution wordt verboden inbreuk te maken op het octrooi, en (onder meer) schadevergoeding en/of winstafdracht. In reconventie vordert Digital Revolution nietigverklaring van het octrooi. Het oordeel dat het niet relevant is dat een eerder beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, nu elke geheugeneenheid de onder bescherming gestelde werkwijze kan uitvoeren, mits de printer is voorzien van bepaalde software. Digital Revolution heeft verder aangevoerd dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan ‘anderen dan hen, die krachtens licentie tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn’. Zij stelt daartoe dat de aanschaf van een HP printer impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken. Dat verweer slaagt. Het beroep in cassatie faalt, HP wordt veroordeeld in de proceskosten.

3.3.4. De klacht van het onderdeel komt erop neer dat een in een octrooi onder bescherming gestelde geheugeneenheid die is geconfigureerd om een eveneens in dat octrooi onder bescherming gestelde werkwijze toe te passen, nieuw is indien (en omdat) die werkwijze nieuw is, aangezien een uit de stand van de techniek bekende geheugeneenheid nooit kan zijn ‘aangepast’ aan een werkwijze die eerder nog niet bekend was. Dit betoog gaat niet op. Ook een geheugeneenheid uit de stand van de techniek die zodanig is geconfigureerd dat geen aanpassing daarvan nodig is om een nadien geclaimde werkwijze te kunnen uitvoeren, is ‘aangepast’ in de zin van de hiervoor in 3.3.3 vermelde maatstaf.

3.3.6. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.3.3 en 3.3.4 is overwogen en van de hiervoor in 3.3.5 weergegeven uitgangspunten, geeft het oordeel van het hof dat niet relevant is dat de in Paulsen beschreven werkwijze afwijkt van de in het octrooi beschreven werkwijze, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Naar volgt uit deze uitgangspunten kan immers elke volgens conclusie 1 geconfigureerde (‘aangepaste’) geheugeneenheid (dus ook die van Paulsen, indien deze aldus is geconfigureerd) de onder bescherming gestelde werkwijze uitvoeren, mits de printer is voorzien van software, althans een template, die communicatie tussen printer en cartridge-geheugen mogelijk maakt. Daaruit volgt tevens dat niet relevant is dat Paulsen zelf een andere werkwijze openbaart. Het beroep op het hulpverzoek faalt, nu deze geen ondubbelzinnig uitsluitsel geven.

3.4.8. Het onderdeel faalt. Uit de formulering van het hulpverzoek zelf blijkt niet ondubbelzinnig of het geladen zijn van de desbetreffende geheugenvelden met foutdetectiecodes betrekking heeft op de situatie ‘af-fabriek’, dan wel op een in gebruik zijnde cartridge. Waar de door HP bij memorie van grieven ingenomen stellingen daarover evenmin uitsluitsel geven (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.17 en 2.18), heeft HP in haar memorie van antwoord in het incidenteel appel betoogd dat alle hulpverzoeken betrekking hebben op de situatie ‘af-fabriek’ (zie nr. 26): “(…). Deze (…) hulpverzoeken vereisen expliciet dat naast gegevens die betrekking hebben op de status van de cartridge, foutdetectiecodes eveneens reeds ‘af-fabriek’, en dus vóór het eerste gebruik van de cartridge in een printer, in de geconfigureerde validatievelden van het geheugen van de cartridge zijn geladen. Door te stellen dat de in EP ‘617 geclaimde foutdetectiecodes zich niet uitstrekken tot de gegevens die ‘af-fabriek’ in het geheugen zijn geladen, tracht DR ook het technische effect en de geldigheid van de hulpverzoeken (ten onrechte) in twijfel te trekken. (…)”
De uitleg die het hof aan het tweede hulpverzoek heeft gegeven is dan ook niet onbegrijpelijk.

4.36. Digital Revolution heeft verder aangevoerd dat zij geen cartridges aanbiedt of levert aan ‘anderen dan hen, die krachtens de artikelen 55 tot en met 60 (dus krachtens licentie) tot toepassing van de geoctrooieerde uitvinding bevoegd zijn’, zoals volgens artikel 73 ROW vereist voor het aannemen van indirecte inbreuk. Zij stelt daartoe dat de aanschaf van een HP printer van een type waarvoor de 123-cartridges geschikt en bestemd zijn, impliceert dat een licentie wordt verkregen om die printer te gebruiken, met inbegrip van de door middel van de software van de controller van de printer daarin geïncorporeerde werkwijze volgens conclusie 7 van het octrooi. Dat verweer slaagt. Vast staat immers dat de printer alleen functioneert met een cartridge die is voorzien van een geheugeneenheid die in staat is met de software van de printer te communiceren zodanig dat de werkwijze van conclusie 7 kan worden toegepast. Miscommunicatie, bijvoorbeeld omdat de geheugeneenheid niet is ingericht voor toepassing van die werkwijze, leidt onherroepelijk tot het weigeren van de cartridge en dus tot disfunctioneren van het printersysteem, zoals HP ook nadrukkelijk heeft gesteld. Aangezien degene die een HP printer aanschaft mag verwachten dat de printer normaal moet kunnen functioneren, moet die toestemming - behoudens bij de aanschaf van de printer overeengekomen beperkende voorwaarden, die niet zijn gesteld of gebleken - geacht worden zich tevens uit te strekken tot het gebruik van voor die printer geschikte cartridges die zelf geen inbreuk maken op enige productconclusie, zoals hiervoor is vastgesteld.

4.37. De slotsom is dat Digital Revolution geen indirecte inbreuk maakt op conclusie 7 van het ingeroepen octrooi.”

3.5.2. Onderdeel 3.1.1 klaagt over het oordeel in rov. 4.36 dat de aanschaf van een HP printer impliceert dat een licentie wordt verkregen voor de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze. Volgens het onderdeel getuigt dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting of is dit oordeel ontoereikend gemotiveerd. Door dit oordeel wordt HP de bescherming van het aan haar verleende octrooi ontnomen. Het oordeel van het hof reduceert de nieuwe en inventieve conclusie 7 in deze zaak tot een deels dode letter aangezien aanschaf van een HP printer per definitie zou inhouden dat de gebruiker de geoctrooieerde werkwijze mag toepassen: ongeacht of het een zakelijke gebruiker betreft of een particulier en ongeacht of die gebruiker cartridges van HP gebruikt voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze of niet. Dit komt neer op een onteigening in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

3.6. De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.