HR 8 juli 2011, 10/00642 (Conclusie A-G D.W.F. Verkade inzake Mag Instrument Incorporated tegen Edco Eindhoven BV en P.P.Impex BV
Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper. Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8286 en IE 3706 : Hof bepaalt dat vormmerken geen onderscheidend vermogen hebben en door inburgering niet hebben gekregen. De vorm is functioneel bepaald). Rechtspraak.nl destijds: Geen inbreuk op merkenrechten / auteursrechten op Mag-Lite zaklampen van Mag Instrument door de Alu-zaklamp van Edco. Geen onderscheidend vermogen vormmerken Mag-Lite, ook niet door inburgering. Vormen als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE. Geen auteursrecht op grond van reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie en bewijslast. Ook geen slaafse nabootsing op grond van artikel 14 lid 8 (oud) BTMW.
In deze conclusie past A-G Verkade de concrete toetsing toe op de auteursrechtelijke elementen. Art. 2 lid 7 BC toepassen voor bescherming specifiek product in land van oorsprong. Mag Instrument moet bewijzen dat zij voor zaklampen in VS auteursrechtelijke bescherming geniet.
Betreft de merkenrechtelijke vordering vindt de A-G het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk, fraaiheid vormafwijkingen bepalen in belangrijke mate marktwaarde en/of vormafwijkingen zijn functioneel.
Betreft de slaafse nabootsing stelt A-G voor om vragen te stellen aan Benelux-Gerechtshof over bedoelde handelingen art. IV Protocol wijziging BTMW: omvat dit ook handelingen waartegen niet verzet kon worden krachtens toenmalige art. 14 lid 8 BTMW.
4.54 De aan het Benelux-Gerechtshof te stellen vragen zouden kunnen luiden:
1. Dient artikel IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel, 20 juni 2002, aldus uitgelegd te worden daat onder de aldaar bedoelde handelingen in de zin van artikel 14 lid 1 (oud) BTMW (thans: artikel 3.16 lid 1 BVIE), verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, en waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, mede omvat handelingen waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens het toenmalige lid 8 van voormeld artikel 14?
2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, moet dan een regel van (ongeschreven) overgangsrecht aanvaard worden, met eenzelfde effect als in vraag 1 bedoeld?
3. Indien vraag 1 en 2 ontkennend beantwoord worden, welke (andere) regel van (ongeschreven) overgangsrecht moet dan gelden vóór het optreden op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van ongeoorloofde mededinging, indien het gaat om handelingen in de zin van artikel 14 lid 8 BTMW (oud), waartegen ingevolge die bepaling zodanig optreden niet mogelijk was, indien met deze handelingen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol is begonnen?
Lees de gehele conclusie hier (pdf)
