HR: Earth Concepts tegen Upstream en EWI

HR 11 februari 2022, IEF 205626; ECLI:NL:HR:2022:164 (Earth Concepts tegen Upstream en EWI) Conservatoir leveringsbeslag. Na een door Earth Concepts gelegd conservatoir leveringsbeslag op enkele Benelux-merken, heeft Upstream de merken, op grond van een vaststellingsovereenkomst, om niet overgedragen aan EWI. De beslaglegger, Earth Concepts, heeft in eerste aanleg onder meer gevorderd dat de beslagene wordt veroordeeld om haar contractuele verplichtingen uit hoofde van een licentieovereenkomst na te komen en de Benelux-merken aan de beslaglegger over te dragen [IEF 13102]. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. Earth Concepts heeft in het door haar ingestelde hoger beroep wederom nakoming gevorderd van de uit de licentieovereenkomst voortvloeiende verplichting tot overdracht van de Benelux-merken Earth Water. Tijdens de appelprocedure is aan de verkrijgende partij toegestaan zich te voegen aan de zijde van de beslagene [IEF 17766]. De beslagene zelf is in hoger beroep niet in het geding verschenen.

Het hof heeft de vordering tot nakoming van de licentieovereenkomst afgewezen op de grond dat de beslagene door de overdacht aan de verkrijgende partij, niet meer bevoegd is over de merken te beschikken. Ook is door het hof geoordeeld dat met het aan het BBIE maar niet aan de beslagene uitgebrachte exploot (waarmee een conservatoir beslag tot levering werd beoogd) geen rechtsgeldig beslag tot levering is gelegd. Het hof heeft daaraan de overweging toegevoegd dat ook indien dit anders is, daaraan geen argument valt te ontlenen om de overdracht van de merken aan de verkrijgende partij als niet rechtsgeldig te beschouwen. In cassatie wordt onder meer geklaagd dat het hof met zijn oordeel dat het leveringsbeslag niet rechtsgeldig is gelegd, buiten de rechtsstrijd is getreden; dat het hof de blokkerende werking van art. 453a lid 1 Rv heeft miskend, en dat geen proceskostenveroordeling in het voordeel van de gevoegde partijen kan worden uitgesproken dan wel dat een dergelijke proceskostenveroordeling niet in de rede ligt.

De Hoge Raad is van oordeel dat het hof in het midden heeft gelaten of het beslag rechtsgeldig is gelegd. Dit betekent dat er bij de beoordeling van uitgegaan moet worden dat het beslag rechtsgeldig is gelegd. Daarnaast kon Earth Concepts haar vordering instellen tegen Upstream, ook als zij ermee bekend was dat laatstgenoemde de merkrechten had vervreemd aan EWI, wat in weerwil is van het beslag. Het hof heeft anders geoordeeld en daarmee blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Verder gaat het betoog van Earth Concepts met betrekking tot de proceskostenveroordeling niet op. Omdat in casu sprake is van een vordering tot verkrijging van merkrechten in plaats van een vordering die is gebaseerd op een intellectuele-eigendomsrecht dat ten doel heeft een inbreuk op dat recht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen, kan zij geen aanspraak maken op vergoeding van haar kosten in de zin van artikel 1019h Rv. De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing.

3.2.5

Het voorgaande brengt mee dat Earth Concepts haar vordering met betrekking tot de Benelux-merken Earth Water kon instellen tegen Upstream, ook als zij ermee bekend was dat laatstgenoemde de merkrechten in weerwil van het beslag had vervreemd aan EWI c.s. Het andersluidende oordeel van het hof geeft in het licht van hetgeen hiervoor in 3.2.3 is overwogen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Die vordering strekte er immers toe te doen vaststellen of Earth Concepts jegens Upstream een recht op levering van de merkrechten had en het hof had de vordering dan ook aldus moeten verstaan. Het onderdeel slaagt dus. Hetzelfde geldt voor onderdeel 4 van het middel, dat is gericht tegen voortbouwende beslissingen.