HR: Geen eigen etiket op de Primagaz-tank aangebracht, dus geen uitputting

HR 5 januari 2018, IEF 17405; IEFbe 2451; ECLI:NL:HR:2018:10 (Automobielbedrijf tegen Primagaz) Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. Conclusie AG [ECLI:NL:PHR:2017:1167] . Een vaste tank met het merk ‘Primagaz’ is op de exclusieve basis verhuurd. Merkinbreuk door hervulling van een aan de merkhouder in eigendom toebehorende gastank waarop Primagaz-merk is aangebracht.  In kort geding [IEF 12493] werd de vordering merkenrechtinbreuk wegens navullen toegewezen. Het Hof [IEF 16126] oordeelt dat er risico op merkinbreuk is voor het navullen van de tank. Het middel bestrijdt dat de oordelen dat eiseres (1) aldus het merk van Primagaz gebruikt, (2) dat geen sprake is van uitputting van het merkrecht van Primagaz en (3) dat door het ontbreken van aanvullende etikettering afbreuk kan worden gedaan aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk. Analyse van arresten BenGH (Shell/Walhout), HvJ EU Viking/Kosan IEF 9944, Interflora IEF 10209, en Winters/Red Bull IEF 10674. De Hoge Raad verwerpt het beroep, er is sprake van merkgebruik. Eiseres heeft geen eigen etiket op de tank heeft aangebracht, noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is en niet van Primagaz, kan het beroep op uitputting niet baten .

Afbeelding CC-BY Rennett Stowe from USA wikimedia

Gebruik
3.4.2 In de zaak Shell/Walhout was aan de orde of het zonder toestemming van de merkhoudster hervullen van haar toebehorende en van haar merk voorziene gasflessen, die in bruikleen waren gegeven aan afnemers, met niet van de merkhoudster afkomstig gas, merkinbreuk opleverde. Het Benelux Gerechtshof oordeelde dat van 'gebruik' van eens anders merk in de zin van art. 13A lid 1, aanhef en onder 1, BMW (grond a – HR), sprake is wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking – die is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk- of licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht – zonder toestemming van de merk- of licentiehouder vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merk- of licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert; dat dit ook het geval is indien bij die afnemer niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van de betreffende waar, omdat hij weet dat de waar niet afkomstig is van de merk- of licentiehouder, en dat het daarbij geen verschil maakt of de verpakking uiteindelijk in handen kan komen van of kan worden waargenomen door anderen dan de afnemer die de verpakking ter vulling heeft aangeboden.

3.4.3 Hoewel het Benelux Gerechtshof dit niet met zoveel woorden overweegt, ligt in zijn oordeel besloten dat het gebruiken van andermans merkverpakking voor eigen waar op één lijn is te stellen met het aanbrengen van andermans merk op eigen waar als genoemd in (thans) art. 2.20 lid 2, aanhef en onder a, BVIE. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de in art. 2.20 lid 2 BVIE vermelde opsomming van gebruikshandelingen niet limitatief is (zie voor art. 5 lid 3 van de Merkenrichtlijn HvJEU 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, NJ 2003/265 (Arsenal/Reed), punt 38, en HvJEU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, NJ 2017/120 (Daimler), punt 40).

3.4.4 In de onderhavige zaak is geen sprake van gasflessen, maar van een vaste gastank, die bij de afnemer is geplaatst en wordt gevuld. Het is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat een dergelijke handeling in het licht van het arrest Shell/Walhout evenzeer dient te worden aangemerkt als gebruik in de zin van art. 2.20 leden 1 en 2 BVIE. Immers, ook in dat geval vult de gasleverancier een lege verpakking waarop het merk van een ander is aangebracht, met zijn eigen, soortgelijke waar (gas). Voorts is ook in geval van het vullen van een vaste gastank sprake van gebruik in het economisch verkeer. De gemerkte verpakking van Primagaz wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (zie het hiervoor in 3.4.3 genoemde arrest Arsenal/Reed, punt 40). Onderdeel 2 bepleit evenwel dat uit latere rechtspraak van het HvJEU volgt dat daarover anders moet worden geoordeeld. Naar het oordeel van de Hoge Raad is dat niet het geval. Daartoe wordt het volgende overwogen.

3.4.5 In de eerste plaats bevestigt het oordeel van het HvJEU in de (hiervoor in 3.3 genoemde) zaak Viking/Kosan dat in geval van hervulling met eigen gas van een gasfles waarop een ander een merkrecht heeft, sprake is van gebruik in de zin van grond a. In die zaak ging het om navulling door Viking van een composietfles met bijzondere kenmerken, ten aanzien waarvan Kosan een vormmerkrecht had verkregen, en waarop woord- en beeldmerken van Kosan waren aangebracht. Deze gasflessen kwalificeerde het HvJEU als “op zichzelf staande waren” met een “autonome economische waarde”, waarvoor de consument bij aankoop een prijs betaalde, en die zijn eigendom werden. Het HvJEU oordeelde dat in een dergelijk geval een afweging tussen enerzijds het belang van de merkhouder bij handhaving van zijn merkrechten en anderzijds het belang van de consument om ten volle te kunnen genieten van zijn eigendomsrecht en het belang van vrije mededinging op de navulmarkt, meebrengt dat het recht van de merkhouder met de verkoop van de fles aan de consument moet worden geacht te zijn uitgeput in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn (tenzij sprake zou zijn van gegronde redenen als bedoeld in lid 2 van die bepaling). In dit oordeel ligt besloten dat de hervulling van de gasflessen met gas van een ander dan de merkhouder ‘gebruik’ van het merk oplevert als bedoeld in art. 5 lid 1, aanhef en onder a, en lid 3, aanhef en onder a, van de Merkenrichtlijn. Art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn bepaalt immers dat het de merkhouder onder de daar genoemde omstandigheden niet vrijstaat het ‘gebruik’ van het merk te verbieden.

3.4.6 Ook uit het (eveneens hiervoor in 3.3 genoemde) arrest Winters/Red Bull volgt niet dat het zonder toestemming van de merkhouder vullen van een, van het merk van die merkhouder voorziene, gastank met eigen gas, niet als gebruik in de zin van grond a kan worden aangemerkt. In die zaak was aan de orde of sprake was van merkgebruik als bedoeld in art. 5 lid 1, aanhef en onder b, van de Merkenrichtlijn (‘grond b’), in een geval waarin de economische activiteit bestond in het afvullen van door de opdrachtgever aangeleverde lege blikjes, voorzien van tekens die overeenstemden met merken van Red Bull, met eveneens door de opdrachtgever aangeleverd frisdrankextract, welke blikjes vervolgens aan de opdrachtgever werden teruggeleverd. Het HvJEU oordeelde dat een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, blikjes afvult die zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, en die dus slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens, zelf geen ‘gebruik’ maakt van deze tekens in de zin van art. 5 van de Merkenrichtlijn, maar uitsluitend zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik daarvan door die derde (zie punt 30 van het arrest). Het HvJEU nam voorts in aanmerking dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven (punt 31), alsmede dat geen verband ontstaat tussen de met die merken overeenstemmende tekens en de afvuldiensten, doordat het afvulbedrijf niet zichtbaar is voor de consument (punten 32 en 33).

3.4.7 Het onderhavige geval onderscheidt zich van de zaak Winters/Red Bull doordat [eiseres] niet slechts technische diensten heeft verleend, benodigd voor het afvullen van de gastank, maar (met een van haar naam en logo voorziene tankauto) de tank van Primagaz met haar eigen, soortgelijke waar heeft gevuld. Voorts dient in aanmerking te worden genomen dat het oordeel van het HvJEU in de zaak Winters/Red Bull betrekking heeft op ‘grond b’, waarop de merkhouder zich pas kan beroepen indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, en uitdrukkelijk in het midden heeft gelaten of het afvullen op een wijze als in die zaak aan de orde was, kan worden aangemerkt als het aanbrengen van de merktekens op de waren of hun verpakking in de zin van art. 5 lid 3, aanhef en onder a, van de Merkenrichtlijn (punt 34).

3.4.9 Het hof heeft overeenkomstig het voorgaande onderzocht of het, zonder toestemming van Primagaz, door [eiseres] vullen van de gastank bij [betrokkene 1] met niet van Primagaz afkomstig gas, afbreuk kan doen aan de functies van het merk van Primagaz. Zijn bevestigende oordeel (in rov. 3.8.1 in verbinding met rov. 4.6 van het eindvonnis van de rechtbank) geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij is wat betreft de herkomstaanduidingsfunctie van belang dat (naar het hof onbestreden heeft vastgesteld) [eiseres] de gastank niet heeft voorzien van een etiket waaruit blijkt dat het gas waarmee zij de tank heeft gevuld afkomstig is van haarzelf en niet van Primagaz (zie ook hierna in 3.4.13). Aldus kan het publiek denken dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van Primagaz. Dat zodanige verwarring niet kon ontstaan bij [betrokkene 1] als afnemer van het gas omdat hij zelf dat gas bij [eiseres] heeft besteld is, anders dan in onderdeel 2 wordt betoogd, niet van belang. Immers, zoals de rechtbank, overgenomen door het hof, in rov. 4.6 van haar eindvonnis heeft overwogen, laat dat onverlet dat bij derden die met de gastank worden geconfronteerd, de indruk kan ontstaan dat de gastank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz, terwijl Primagaz noch de kwaliteit van het gas, noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen. Aldus kan tevens afbreuk worden gedaan aan de kwaliteitsfunctie van haar merk.

Uitputting

3.4.10 Primagaz zou zich evenmin tegen het gebruik van haar merk kunnen verzetten indien geoordeeld zou moeten worden dat haar merkrecht is uitgeput in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE. Volgens deze bepaling omvat het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

3.4.11 [eiseres] stelt dat sprake is van uitputting en beroept zich daartoe op het arrest Viking/Kosan. Zoals hiervoor in 3.4.5 is overwogen, ging het in die zaak om het hervullen van gasflessen waarvan de vorm als merk was beschermd, die aan de consument waren verkocht en eigendom van de consument waren geworden, in welk geval volgens het HvJEU een afweging dient plaats te vinden tussen enerzijds het belang van de merk- of licentiehouder bij handhaving van het merkrecht en anderzijds het belang van de kopers van die flessen om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. Het HvJEU nam daarbij in aanmerking dat de betrokken merk- en licentiehouder door de verkoop van de flessen de economische waarde daarvan had kunnen realiseren (punt 32). In zodanig geval prevaleren de voornoemde belangen van de kopers en het algemeen belang bij mededinging

 

3.4.12 In het onderhavige geval staat vast dat de gastank eigendom is gebleven van Primagaz en dat deze gastank, anders dan de gasflessen waarom het ging in de zaak Viking/Kosan, in merkenrechtelijk opzicht geen zelfstandige economische waarde vertegenwoordigen: tussen partijen is niet in geschil dat de tank waar het in dit geding om gaat slechts dient te worden aangemerkt als verpakking (opslagtank) van de waar (gas).

 

3.4.13 Opmerking verdient dat, indien wel zou kunnen worden gezegd dat het merk van Primagaz is uitgeput, zij zich niettemin tegen het gebruik van dat merk zou kunnen verzetten indien zij daarvoor gegronde redenen heeft. Er is onder meer sprake van een gegronde reden wanneer een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, gebruikt op een wijze die de (onjuiste) indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde. In dat verband is van belang of door etikettering het ontstaan van zodanige indruk wordt vermeden (Viking/Kosan, punten 36, 37, 40 en 41). Nu tussen partijen vaststaat dat [eiseres] geen eigen etiket op de tank heeft aangebracht, noch anderszins op voor ieder kenbare wijze duidelijk heeft gemaakt dat de tank is gevuld met gas dat van haar afkomstig is en niet van Primagaz, kan het beroep op uitputting [eiseres] ook om die reden niet baten (zie ook hiervoor in 3.4.9).