HR: Uitleg van het begrip “aanbieden”

HR 22 juni 2012, LJN BW4006 (Pharmachemie b.v. tegen Glaxo Group Ltd)

Uitspraak mede ingezonden door Wouter Pors, Bird &  Bird LLP.

In navolging van IEF 9192. Octrooirecht. Europees octrooi Glaxo voor “use of a tetrahydrocarbazolone derivative for the manufacture of medicaments.” Inbreuk door publicatie generiek geneesmiddel (Ondansetron) in de G-standaard. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 4 juli 2007, IEF 4336): Het hof is van oordeel dat publicatie van een generiek geneesmiddel in de G-Standaard moet worden aangemerkt als het "aanbieden voor een of ander" als bedoeld in artikel 53 lid 1, aanhef en sub b ROW 1995.”

In cassatie gaat het over de uitleg van het begrip “aanbieden” in de zin van art. 53 lid 1 ROW 1995 en de uitleg in ruime zin. Voor een beperkte uitleg van dit begrip is geen steun te vinden in de rechtspraak noch in de literatuur. De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt Pharmachemie in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Glaxo begroot op € 781,34 aan verschotten en € 77.984,34 voor salaris.

3.4.1 (...) Aanbieden in deze zin vereist een actieve handeling door de aanbieder gericht op een afnemer om het geneesmiddel daadwerkelijk aan deze afnemer te verkopen (of een van de andere aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten), gericht dus op een concrete transactie. Het hof is uitgegaan van een ruime uitleg van het begrip "aanbieden voor een of ander", maar een redelijke wetsuitleg dient mee te brengen dat de onderhavige publicatie in de G-Standaard (kort) voor afloop van het octrooi juist niet wordt aangemerkt als een aan de octrooihouder voorbehouden handeling, aldus (de toelichting op) de middelen 1 en 2, volgens welke de opvatting van het hof ertoe leidt dat de octrooihouder een verlenging van de beschermingsduur van het octrooi verkrijgt die in strijd is met doel en strekking van de ROW 1995.

Middel 2 verwijt het hof voorts nog dat het Pharmachemie ten onrechte niet heeft toegelaten tot bewijs van haar stelling dat "de (octrooirechtelijk relevante) toepassing (in de vorm van een tweede medische indicatie) niet in de G-Standaard was gepubliceerd."

3.4.2 Voor de in de middelen 1 en 2 bepleite beperkte uitleg, te weten dat - kort gezegd - van aanbieden slechts sprake is in geval van een uiting gericht op een concrete transactie, zodat het een concurrent vrij zou staan om nog voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi bekend te maken dat hij op afzienbare termijn op de markt komt met een generieke variant van het desbetreffende geneesmiddel met eenzelfde werkzame stof, is in de wet(sgeschiedenis), rechtspraak noch literatuur steun te vinden. Met juistheid heeft het hof tot uitgangspunt genomen dat - gelet ook op de in rov. 6 van zijn arrest aangehaalde passages uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet Wijziging van de Rijksoctrooiwet (Kamerstukken II 1984-1985, 19 131, nr. 3, blz. 24), waarin met "het verdrag" wordt bedoeld het Gemeenschapsoctrooiverdrag - aanbieden voor een van de eerder in art. 53 lid 1, onder b, opgesomde handelingen in ruime zin moet worden opgevat.

3.4.3 De motiveringsklachten van middel 2 treffen, voor zover deze al feitelijke grondslag hebben of niet reeds daarop afstuiten dat zij de hiervoor in 3.4.2 verworpen beperkte uitleg tot uitgangspunt nemen, evenmin doel.

Het met waarderingen van feitelijke aard verweven oordeel van het hof dat de hiervoor in 3.3.2 onder 1), 2) en 3) genoemde omstandigheden niet kunnen wegnemen dat de publicatie in de G-Standaard moet worden aangemerkt als aanbieden in de zin van art. 53 lid 1, onder b, behoefde geen nadere motivering dan door het hof in rov. 10 is gegeven. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk.