HR: uitputting merkrechten Hennessy

HR 23 april 2021, IEF 19913; ECLI:NL:HR:2021:641 (Hennessy tegen verweerster) [IEF 19634] en [IEF 19546]. Hennessy c.s. maken deel uit van het concern Louis Vuitton Moët Hennessy, dat zich bezighoudt met de handel in (alcoholhoudende) dranken. Verweerster is een groothandel in alcoholische dranken waaronder Hennessy-merken. Kernvraag in deze zaak is of het juist is dat de merkrechten van Hennessy uitgeput zijn omdat Hennessy c.s. de in beslag genomen Hennessy-producten in de EER in de handel hebben gebracht. De Hoge Raad concludeert dat het oordeel van het hof [IEF 18443] dat de rechten van Hennessy c.s. met betrekking tot de in beslag genomen Hennessy-producten zijn uitgeput omdat Hennessy c.s. deze producten hebben verkocht aan [D] en [E] en onder T2-status aan deze kopers hebben geleverd in Rotterdam, niet onjuist of onbegrijpelijk is.

3.2.2
Een verkoop van merkproducten in de EER door de merkhouder stelt de merkhouder in staat de economische waarde van zijn merk te realiseren en put daarom de rechten van de merkhouder uit.
Anders dan de onderdelen aanvoeren, is voor het aannemen van uitputting niet relevant of de merkhouder het oogmerk had om de producten buiten de EER op de markt te brengen. Bedoelingen van en afspraken tussen partijen ten aanzien van bijvoorbeeld de bestemming van de producten staan niet aan uitputting in de weg. Evenmin is relevant dat de koper niet in de EER gevestigd is.
Verder is niet van belang of de merkhouder de economische waarde van zijn merk daadwerkelijk heeft gerealiseerd en of de merkhouder met het oog op verdere verhandeling buiten de EER een lagere prijs heeft bedongen dan hij gedaan zou hebben bij verdere verhandeling binnen de EER. Het gaat erom dat de merkhouder de mogelijkheid heeft gehad de economische waarde van zijn merk te realiseren. Dat is het geval als de merkhouder zijn merkproducten in de EER verkoopt.

3.4.3
Van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing is geen sprake. Zoals blijkt uit hetgeen het hof in rov. 4.2 met betrekking tot de inhoud van de zesde tot en met achtste grief heeft overwogen, heeft [verweerster] in hoger beroep uitdrukkelijk aangevoerd dat zij als gevolg van de door de voorzieningenrechter bevolen exhibitie bedrijfsvertrouwelijke gegevens zou moeten verstrekken, en dat ten aanzien daarvan in geheimhouding moet worden voorzien. Ook uit het proces-verbaal van het pleidooi in hoger beroep, pagina 6, blijkt dat “de problemen die [de advocaat van [verweerster]] ten aanzien van exhibitie en vertrouwelijkheid signaleert” aan de orde zijn gekomen. Het hof heeft in rov. 5.28 overwogen dat [verweerster] erop wijst dat informatie waarmee zij kan aantonen dat de door haar verhandelde waren uitgeputte waren betreffen, hoogst vertrouwelijk is. Gezien dat partijdebat is geen sprake van een beslissing waarmee de partijen geen rekening behoefden te houden.

3.5.2
Het hof heeft (in rov. 3.2) vastgesteld dat Hennessy c.s. aan hun verbodsvordering ten grondslag hebben gelegd dat [verweerster] al jaren lang op grote schaal inbreuk maakt op de Hennessy-merken door Hennessy-producten in te (doen) voeren, in voorraad te houden, ter verhandeling aan te bieden, in de handel te brengen, te (doen) decoderen, en/of de Hennessy-merken te gebruiken in zakelijke stukken. Aan die stelling hebben Hennessy c.s., naar de vaststelling van het hof in rov. 5.24, in eerste aanleg en in hun memorie van antwoord in hoger beroep een aantal bewijsmiddelen ten grondslag gelegd.

Het oordeel van het hof dat de door Hennessy c.s. (met het oog op het pleidooi in hoger beroep) door middel van productie 87 overgelegde facturen een nadere onderbouwing vormen van die eerdere stelling, berust op een aan het hof voorbehouden uitleg van de gedingstukken. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, mede gelet op het feit dat de vordering gebaseerd is op stelselmatige merkinbreuk.