HR: Vakman heeft geen aanwijzingen voor een beperkte claim op het stuk van de zoutvormen

HR 8 juni 2018, IEF 17755; ECLI:NL:HR:2018:854 (Resolution Chemicals tegen AstraZeneca) Octrooirecht. Uitleg Europees octrooi. Art. 69 EOV. Uitlegprotocol. Zie eerder Conclusie AG (gevolgd) IEF 17302; Hof IEF 15698 en Rechtbank IEF 15120. Opsomming toedieningsvormen in claim is niet uitputtend bedoeld. Het hof heeft vastgesteld dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis wist dat het in deze gevallen ongebruikelijk is om een uitputtend zoutonderzoek uit te voeren en hij in het verleningsdossier geen aanwijzingen aantrof waaruit hij zou moeten concluderen dat niettemin zou zijn gekozen voor een beperkte claim op het stuk van de zoutvormen. De afstandsleer speelt hierin geen rol. Het beroep wordt verworpen.

“5.11 (…) Weliswaar dient die nadere omschrijving als onderdeel van de beschrijving bij de uitleg van de octrooiconclusie te worden betrokken, maar dat laat onverlet dat de vraag of zo’n omschrijving al dan niet als limitatief dient te worden opgevat, afhangt van de vraag hoe de gemiddelde vakman die nadere omschrijving, in aanmerking genomen de beschrijving en zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, zou begrijpen. Net zoals bij de uitleg van een conclusie niet zonder meer van de letterlijke betekenis van de woorden van die conclusie mag worden uitgegaan, dient bij de uitleg van die conclusie in het licht van de beschrijving niet zonder meer te worden uitgegaan van de letterlijke tekst van een passage uit die beschrijving. Een voor de uitleg van een conclusie relevante passage uit de beschrijving dient evenzeer te worden uitgelegd in de context van de hele beschrijving en vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum. Alleen indien een nadere omschrijving (of ‘definitie’) door de gemiddelde vakman wordt begrepen als een limitatieve opsomming geldt dat die bepalend is voor de betekenis van het kenmerk van de conclusie waarop die nadere omschrijving c.q. definitie betrekking heeft.”

De gemiddelde vakman zou volgens het hof zien dat conclusie 1 beperkter is geformuleerd dan waartoe de uitvindingsgedachte aanleiding geeft. Hij zal dat hierdoor verklaren, dat het niet mogelijk is om het werkzame anion toe te dienen, zodat rosuvastatine in de mogelijke toedieningsvormen is geclaimd. De – ruimere – uitvindingsgedachte geeft de vakman geen aanleiding om te veronderstellen dat de octrooihouder alleen bepaalde zoutvormen onder bescherming heeft willen stellen en afstand te doen van alle andere zoutvormen. De gemiddelde vakman wist op de prioriteitsdatum dat voor de biologische activiteit van statines de zoutvorm waarin deze worden toegediend niet relevant is. Het zout dient enkel ertoe om het werkzame anion te kunnen toedienen. De andere in het arrest Medinol/Abbott genoemde gezichtspunten wijzen niet in een andere richting. Sterker, de aard van het octrooi wijst juist in de richting van een ruimere beschermingsomvang, omdat het hier een stofoctrooi betreft en daarvoor kan absolute stofbescherming worden verkregen, die de octrooihouder in het algemeen ook beoogt. (rov. 5.12-5.22)

Wat betreft het verweer dat EP 471 nietig is op grond van art. 75 lid 1, onder c, Rijksoctrooiwet overweegt het hof als volgt. De gemiddelde vakman zou bij het in de aanvrage geopenbaarde rosuvastatine ook andere mogelijke keuzes op R4 dan natrium of calcium meelezen, dus ook de zuurvorm en andere zoutvormen. Die keuze is niet relevant voor de biologische activiteit van rosuvastatine en daarom wordt daarmee geen (technische) informatie verschaft die niet rechtstreeks of ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvrage kan worden afgeleid. Van een ontoelaatbare veralgemenisering is evenmin sprake. Dat van tevoren voor de gemiddelde vakman niet te voorspellen was of in welke mate de zuurvorm en zoutvormen van rosuvastatine in de praktijk daadwerkelijk geschikt zouden blijken voor toepassing in een farmaceutisch preparaat, staat aan directe en ondubbelzinnige openbaarmaking in de aanvrage van de in conclusie 1 van EP 471 geclaimde zuurvorm en zoutvormen niet in de weg. Alleen de farmaceutisch aanvaardbare zouten worden geclaimd. (rov. 5.26-5.32)

(...)
3.4.3 In het licht van de hiervoor in 3.4.2 weergegeven recentere rechtspraak geldt het volgende met betrekking tot de voordien in HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530 (Van Bentum/Kool) neergelegde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier. Nu de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte – in het arrest van 2002 nog omschreven als ‘het wezen van de uitvinding’ – niet langer als uitgangspunt geldt maar fungeert als gezichtspunt, komt aan de bedoelde regel geen zelfstandige betekenis meer toe in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. Bij de zoektocht naar het evenwicht dat ingevolge de hiervoor in 3.4.2 vermelde rechtspraak en art. 1 van het Protocol gevonden moet worden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van wie zich op het octrooi oriënteert, kan de rechter, wanneer de vraag rijst of een in een conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als een beperking van de beschermingsomvang, betekenis toekennen aan het antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die beperking. Hetgeen het hof hieromtrent in rov. 5.11 heeft overwogen (zie hiervoor in 3.2.2), is dus juist. Deze benadering veronderstelt niet dat de octrooihouder aanspraak zou hebben kunnen maken op een octrooi waarin die beperking niet voorkomt.