HR volgt conclusie AG: vernietiging DUNGS-arrest

HR 30 november 2018, IEF 18133; ECLI:NL:HR:2018:2221 (ITT tegen Karl Dungs) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Zie eerder [IEF 17998]. Karl Dungs, producent van brandersystemen, maakt gebruik van de domeinnaam 'dungs.com' en is houder van Uniewoordmerk DUNGS. Eiser 1 heeft de domeinnaam 'dungs.nl' van een derde gekocht voor zijn toenmalige eenmanszaak op het gebied van meet- en regelapparatuur. De producten met het merk DUNGS werden daar aangeboden. Eiser 1 heeft ITT opgericht en zijn eenmanszaak ingebracht, en de domeinnaam 'dungs.nl' er aan verkocht. De WIPO-geschillenbeslechter heeft overdracht van de domeinnaam aan Karl Dungs bevolen, op de gronden dat de domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk DUNGS, eiser 1 geen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam en de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt. Onderdeel 1.1 richt zich tegen het oordeel van het hof dat eisers geen merkenrechtelijke beoordeling van hun vordering wensen. Het hof heeft een onbegrijpelijke uitleg gegeven aan de gedingstukken. Eisers stellen dat het merkenrecht niet ten grondslag ligt aan hun vordering omdat zij niet gerechtigd zijn tot het merk DUNGS. Daaruit volgt niet dat zij wilden dat hun betwisting van het door Karl Dungs op een beweerde merkinbreuk gestoelde verweer buiten beschouwing zou blijven. Onderdeel 1.2 betoogt dat niet kan worden vastgesteld dat Karl Dungs door het aan zich doen overdragen van de domeinnaam onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Klachten slagen, arrest van het hof wordt vernietigd.

3.3.2 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Tot uitgangspunt dient dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registeren, alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of hieruit voortvloeien dat registratie of gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht van die ander. Vgl. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning), rov. 3.4.3.

3.3.3 Het hof heeft in rov. 4.5 vastgesteld dat de vordering van [eisers] ertoe strekt te voorkomen dat Karl Dungs zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is van belang of sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk en van anderszins onrechtmatig handelen aan de zijde van [eisers] hebben het verweer van Karl Dungs betwist dat zij op grond van haar rechten op het woordmerk het recht heeft zich de domeinnaam te laten overdragen. [eisers] hebben zich in eerste aanleg, in de dagvaarding onder 21 e.v., op het standpunt gesteld dat het gebruik van de domeinnaam geen merkinbreuk behelst. In hoger beroep zijn zij met grief V met verscheidene argumenten opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op het merk. Gezien deze stellingname van [eisers] is niet begrijpelijk dat het hof de in rov. 5.2 genoemde gedragingen en uitlatingen van [eisers] aldus heeft uitgelegd dat zij het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben. Daardoor zijn evenmin begrijpelijk de conclusies die het hof in rov. 5.4 op grond van deze uitleg heeft getrokken, te weten dat “derhalve (…) niet [kan] worden vastgesteld dat van merkinbreuk door [eisers] geen sprake is” en dat “niet [kan] worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt”.

3.3.4 Gelet op het voorgaande slagen de klachten van de onderdelen 1.1 en 1.2.