HvJ EU Conclusie A-G inzake rechtsverwerking wegens gedogen

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2022, IEF 20472, IEFbe 3355; ECLI:EU:C:2022:25 (Heitec AG tegen Heitech promotion GmbH) Heitec is houdster van het op 4 juli 2005 als Uniemerk ingeschreven woordmerk HEITEC. Verweerster in het hoofdgeding is op 16 april 2003 in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam HEITECH Promotion GmbH, waaronder zij haar activiteiten verricht (hierna: Heitech). Op 22 april 2009 is Heitech schriftelijk in gebreke gesteld door Heitec wegens het gebruik van de handelsnaam en het merk met het woordelement HEITECH. Heitec heeft voor de rechter primaire vorderingen ingesteld wegens inbreuk op de haar door haar handelsnaam HEITEC verleende rechten, en subsidiair vorderingen wegens inbreuk op haar Uniemerk HEITEC. Het Bundesgerichtshof heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof vier prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009]. De A-G concludeert o.a. dat alleen een einde kan worden gemaakt aan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen als de houder van oudere rechten laat blijken een einde te maken aan het gedogen door beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.

Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt:

„1)      Artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat alleen een einde kan worden gemaakt aan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen indien de houder van oudere rechten op ondubbelzinnige wijze laat blijken duidelijk en serieus voornemens te zijn een einde te maken aan het gedogen door een beroep in rechte of een administratief beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.

2)      Wanneer de houder van het oudere merk beroep in rechte instelt, moet in beginsel worden uitgegaan van de datum van instelling van dit beroep als datum waarop de termijn van rechtsverwerking van vijf jaar als bedoeld in artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wordt gestuit. Wanneer deze termijn verstrijkt tussen de instelling van dat beroep en de betekening ervan aan de verwerende partij, staat het aan de aangezochte rechter om te beoordelen of de kennisgeving aan de verwerende partij al dan niet met vertraging is gebeurd, en zo ja, of deze vertraging kan worden toegeschreven aan de handelwijze van de verzoekende partij in de loop van de procedure. In voorkomend geval zal de aangezochte rechter nog moeten onderzoeken of een dergelijke handelwijze afdoet aan de ernst van het bij hem ingestelde beroep en zal hij daaraan alle consequenties moeten verbinden wat de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen betreft.

3)      Artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van het oudere merk vanaf het tijdstip waarop rechtsverwerking wegens gedogen wordt vastgesteld, al zijn voorrechten die verband houden met het feit dat zijn merk ouder is, verliest ten aanzien van de houder van het jongere merk waarvan hij het gebruik heeft gedoogd, en dat rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van die bepalingen derhalve aldus moet worden opgevat dat zij niet alleen ziet op de stakingsvordering, maar ook op de nevenvorderingen die op het oudere merkrecht zijn gebaseerd.”

Prejudiciële vragen

1)      Kan gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] niet alleen worden uitgesloten door een bij een autoriteit of een rechter in te stellen beroep, maar ook door een handelwijze zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld?

2)      Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord: vormt een ingebrekestelling waarmee de houder van het oudere teken vóór de inleiding van een gerechtelijke procedure, van de houder van het jongere teken staking van het gebruik van het teken en het overeenkomen van een boetebeding bij overtreding vordert, een handelwijze die gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] uitsluit?

3)      Is, in geval van een beroep in rechte, voor de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen van vijf jaar in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] de datum van indiening van het gedinginleidend stuk bij de rechter of de datum van ontvangst ervan door de verweerder van belang? Is het in dat verband van belang dat de ontvangst ervan door de verweerder door toedoen van de houder van het oudere merk is vertraagd tot een datum na afloop van de termijn van vijf jaar?

4)      Ziet de rechtsverwerking volgens artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede volgens artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] niet alleen op de stakingsvordering, maar ook op de nevenvorderingen die op het merkrecht zijn gebaseerd, met name de vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en vernietiging?”