HvJ EU conclusie A-G: nadere uitleg Bristol-Myers Squibb

HvJ EU conclusie A-G 12 mei 2022, IEF 20712, IEFbe 3447; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy) SodaStream is een internationaal bedrijf dat zich richt op de verkoop van bruiswaterapparaten. Bij deze apparaten hoort een navulbare CO2-fles waarop het merk van SodaStream of Sodaclub is gegraveerd. Ook is een etiket met het merk op de hervulbare fles geplakt. MySoda Oy plakt na het hervullen van de fles een eigen etiket op de eerder besproken flessen. Hierbij is het etiket van SodaStream niet meer te zien, maar de gravering van het merk in de hals nog wel. SodaStream stapt vervolgens naar de Finse rechter waarna er vier vragen worden geformuleerd voor het Hof, [IEF 20010]. Met de eerste, tweede en vierde vraag concludeert de A-G dat gevraagd wordt om het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. nader te preciseren gelet op de omstandigheid dat Sodastream zich tegen de handelswijze van MySoda oy kan verzetten. Met de derde en laatste vraag staat centraal of het verwijderen van het etiket van een ander, om vervolgens je eigen etiket erop te plakken, de functie van het merk ondermijnt. In het bijzonder wordt gedoeld op de herkomstfunctie van een merk.

44. Uit het voorgaande volgt dat artikel 15, lid 2, van verordening 2017/1001 en artikel 15, lid 2, van richtlijn 2015/2436 in het kader van het hoofdgeding aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich rechtmatig ertegen kan verzetten dat een derde CO2-flessen, die door die derde zijn nagevuld, verder verhandelt op het grondgebied van dezelfde lidstaat als die waar deze flessen voor het eerst door die merkhouder of met diens toestemming in de handel zijn gebracht, wanneer die derde deze flessen heeft omgepakt en daarop zijn merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij komt vast te staan dat een dergelijk verzet zal bijdragen tot kunstmatige afscherming van de markt. Om te beoordelen of sprake is van een dergelijk risico, staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of de ompakking waartoe is overgegaan, gelet op de aard van de betrokken waar en de bestemming ervan, noodzakelijk blijkt om de toegang van derden tot de markt voor het navullen met koolstofdioxide te verzekeren. Indien de verwijzende rechter tot de slotsom zou komen dat de ompakking waartoe de derde is overgegaan noodzakelijk is, dient hij zich er nog van te vergewissen dat voor het overige de rechtmatige belangen van de merkhouder worden beschermd.

57. Toegepast op het onderhavige hoofdgeding volgt uit het voorgaande dat artikel 15 van verordening 2017/1001 en artikel 15 van richtlijn 2015/2436 niet toestaan dat de houder van het merk betreffende de CO2-flessen die zijn bestemd om te worden nagevuld en vervolgens te worden hergebruikt, zich ertegen verzet dat die flessen – nadat ze zijn aangekocht door consumenten die het gas hebben verbruikt en nadat zij door die consumenten naar voor het inzamelen van lege flessen verantwoordelijke wederverkopers zijn gebracht en door een concurrerende derde zijn nagevuld – worden verkocht door deze derde, die zijn eigen merk op die flessen heeft aangebracht maar het merk van de merkhouder zichtbaar heeft gelaten, tenzij de merkhouder een gegronde reden kan aanvoeren in de zin van bovengenoemde bepalingen. De verwijzende rechter zal dus moeten nagaan of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelwijze de reputatie van de merkhouder ernstig schaadt of het gebruik dat aldus van het identieke teken wordt gemaakt, de indruk kan wekken dat er een economische band tussen die merkhouder en de betrokken derde bestaat. Daartoe dient de verwijzende rechter oog te hebben voor de perceptie van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument wat het mogelijke bestaan van een economische band tussen de merkhouder en de concurrerende derde betreft. Er zal rekening moeten worden gehouden met de consumentengewoonten en met de marktpraktijken. Ten slotte zal de verwijzende rechter zich er ook van moeten vergewissen dat de etikettering door de concurrerende derde er niet toe heeft geleid dat de toestand van de flessen is gewijzigd.