HvJ EU: Gecombineerd gebruik van afzonderlijk ingeschreven beeld- en woordmerk is normaal gebruik

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12 (Specsavers tegen Healthcare) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal, Engeland & Wales.
Gebruik van apart ingeschreven woord- en beeldmerk tezamen gebruiken, levert gebruik ex art. 15 en 51 op? Uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15 en 51 van Gemeenschapsmerkverordening. Begrip „normaal gebruik”. Gecombineerd gebruik van afzonderlijk ingeschreven beeldmerk en woordmerk. Merk ingeschreven zonder kleur, maar gebruikt in een bepaalde kleur zodat die kleur bij een deel van het publiek met het merk geassocieerd is geraakt.

Het Hof verklaart voor recht:

1) De artikelen 15, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van Gemeenschapsmerkverordening moeten aldus worden uitgelegd dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van deze bepalingen kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen.

2) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling.

3) Artikel 9, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling relevant is dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

Gestelde vragen:

A. Indien een handelaar houder is van afzonderlijk ingeschreven gemeenschapsmerken voor
i) een beeldmerk;
ii) een woordmerk;
en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk voor de toepassing van de artikelen 15 en 51 van verordening nr. 207/2009 opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld?
B. Maakt het daarbij verschil of:
i) het woordmerk over het beeldelement is geplaatst?
ii) de handelaar ook de combinatie van het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft ingeschreven?
C. Hangt het antwoord op vraag A of B ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als i) afzonderlijke tekens; of ii) tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, hoe?
D. Is de kleur (of kleuren) waarin de verwerende partij het omstreden teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van i) het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, of ii) het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, indien een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor het bij een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Gemeenschap) met die kleur of kleurencombinatie geassocieerd is geraakt? Zo ja, hoe?
E. Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf bij een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd is geraakt met de kleur of kleurencombinatie die zij voor het omstreden teken gebruikt?