HvJ EU: kwade trouw bij verwarringsgevaar hangt af van omstandigheden geval

HVJ EU 12 september 2019, IEF 18692; IEFbe 2947; ECLI:EU:C:2019:724 (Koton tegen EUIPO) Nadal Esteban heeft bij het EUIPO een aanvraag ingediend voor een teken als Uniemerk, voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 (kledingstukken, reclame en transport). Rekwirante, een onderneming die kledingstukken, schoeisel en accessoires produceert en verkoopt, heeft oppositie ingesteld op grond van kwade trouw in verband met oudere merken. Ongeacht het feit dat de tekens overeenstemmen en interveniënt kennis had van de oudere merken van rekwirante, zijn volgens het EUIPO de diensten waarvoor de twee merken zijn ingeschreven in te hoge mate verschillend om van kwade trouw te kunnen spreken. Wat zijn de criteria op grond waarvan kan worden bepaald of sprake is van kwade trouw in een situatie waarin verwarringsgevaar bestaat? Kwade trouw moet worden beoordeeld in het licht van alle omstandigheden van het geval. Daarnaast moeten de volgende criteria in acht worden genomen: (i) de vraag of de aanvrager wist dat verwarringsgevaar bestaat, (ii) de commerciële logica achter de indiening van de aanvraag tot inschrijving, en (iii) chronologie van de gebeurtenissen die de inschrijving hebben gekenmerkt. 

56      Om de in de punten 52 tot en met 55 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen dient te worden geoordeeld dat wanneer geen gevaar voor verwarring tussen het door een derde gebruikte teken en het litigieuze merk bestaat of wanneer een derde geen teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het litigieuze merk, in voorkomend geval andere feitelijke omstandigheden relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen kunnen vormen waaruit de kwade trouw van de aanvrager blijkt.

59      Door deze benadering te volgen heeft het Gerecht, in strijd met de bewoordingen zelf van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en met de rechtspraak van het Hof, nagelaten om in zijn globale beoordeling rekening te houden met alle relevante feitelijke omstandigheden zoals deze zich voordeden ten tijde van de indiening van de aanvraag, hoewel dit tijdstip doorslaggevend was (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punt 35).

60      Het Gerecht had dus rekening moeten houden met het niet-betwiste en door rekwirante aangevoerde feit dat interveniënt inschrijving van een teken met het gestileerde woord „KOTON” als Uniemerk had aangevraagd niet alleen voor diensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice, maar ook voor waren en diensten van de klassen 25 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die overeenkwamen met die waarvoor rekwirante merken met dit gestileerde woord had doen inschrijven.

61      Uit artikel 52, lid 3, van verordening nr. 207/2009 blijkt weliswaar dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde absolute nietigheidsgronden in voorkomend geval slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven, kunnen bestaan, maar dit neemt niet weg dat rekwirante heeft verzocht om nietigverklaring van het litigieuze merk in zijn geheel en dat bij het onderzoek van deze vordering tot nietigverklaring het oogmerk van interveniënt dus diende te worden beoordeeld op het tijdstip waarop deze laatste voor verschillende waren en diensten, waaronder textielproducten, verzocht om inschrijving van een Uniemerk met een woord- en beeldelement dat reeds door rekwirante werd gebruikt voor textielproducten.

62      Door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het litigieuze merk uiteindelijk werd ingeschreven, ten onrechte te beschouwen als een essentiële voorwaarde voor toepassing van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, heeft het Gerecht bovendien slechts ten overvloede gesproken over het feit dat er zakelijke betrekkingen tussen interveniënt en rekwirante waren geweest en dat deze door rekwirante waren verbroken. Verder heeft het Gerecht niet onderzocht of er bij de aanvraag tot inschrijving van een merk met het gestileerde woord „KOTON” voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice sprake was van een commerciële logica gelet op de activiteiten van interveniënt.