HvJ EU: onderscheidend vermogen teken hangt af van alle feiten en omstandigheden

HvJ EU 12 september 2019, IEF 18689, IEFbe 2944; ECLI:EU:C:2019:725 (AS tegen Deutsches Patent- und Markenamt) AS verzocht het DPMA om inschrijving van het “#darferdas?“ als merk voor waren, waaronder kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Het DPMA stelde dat het teken in kwestie onderscheidend vermogen zou missen. De verwijzende rechter overweegt dat de eis van het onderscheidend vermogen niet inhoudt dat het teken in elk denkbaar gebruik als merk te beschouwen is, maar dat er significante en evidente mogelijkheden bestaan om dat teken zo te gebruiken dat het door het publiek zonder moeite als merk kan worden opgevat. Aangezien twijfels bestaan, vroeg de verwijzende rechter om toetsing van de juistheid van deze overwegingen. Slechts als er geen andere aanwijzingen zijn, moet de vraag of er sprake is van onderscheidend vermogen van een teken, worden beantwoord in het licht van de gebruiksvormen die gelet op de gewoonten van de betrokken economische sector, in de praktijk significant kunnen zijn. In eerste plaats moet echter worden gekeken naar alle relevante feiten en omstandigheden, waaronder ook alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het teken begrepen.

29      In casu heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat het in de kledingsector gebruikelijk is om het merk zowel aan de buitenkant van de waar als op het aan de binnenkant ervan genaaide etiket aan te brengen.

30      Deze rechter heeft aldus twee wijzen van aanbrenging vastgesteld die in deze sector in de praktijk significant zijn. In een dergelijke situatie moeten de bevoegde instanties bij het onderzoek van de perceptie van de gemiddelde consument rekening houden met die gebruiksvormen en beoordelen of die consument, wanneer hij deze twee wijzen van aanbrenging of minstens één ervan ziet op het kledingstuk, het betrokken teken als een merk zal opvatten.

31      Het staat dus aan de bevoegde nationale rechter om te bepalen of de gemiddelde consument bij het zien van het teken #darferdas? op de voorkant van een T-shirt of op het etiket aan de binnenkant ervan, dit teken zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van die waar en niet louter als een decoratief element of een boodschap in het kader van sociale communicatie.

32      Gelet op de in het onderhavige arrest verstrekte preciseringen en rekening houdend met de rechtspraak volgens welke de bepalingen van de richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en van de verordening inzake het Uniemerk waarvan de inhoud dezelfde is, op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd (zie met name arresten van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punt 29; 6 juli 2017, Moreno Marín, C‑139/16, EU:C:2017:518, punt 27, en 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C‑129/17, EU:C:2018:594, punt 29), is de in punt 55 van de door de verwijzende rechter aangehaalde beschikking van het Hof van 26 april 2012, Deichmann/BHIM (C‑307/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:254), gevolgde benadering, die betrekking heeft op artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94, waarvan de inhoud dezelfde is als die van artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, slechts relevant in de gevallen waarin blijkt dat slechts één gebruiksvorm in de betrokken economische sector in de praktijk significant is.

33      Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het onderscheidend vermogen van een teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, moet worden onderzocht rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, daaronder begrepen alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Wanneer er geen andere aanwijzingen zijn, gaat het hierbij om de gebruiksvormen die in het licht van de gewoonten van de betrokken economische sector in de praktijk significant kunnen zijn.

Prejudiciële vraag:

„Heeft een teken onderscheidend vermogen wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het daarbij niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat?”