HvJ EU over stuiting rechtsverwerking en gedogen

HvJ EU 19 mei 2022, IEF 20742, IEFbe 3458; ECLI:EU:C:2022:400 (Heitec AG tegen Heitech Promotion) Heitec (hierna eiser) is houdster van het oudere Uniewoordmerk Heitec. Gedaagde, Heitech, is houdster van een Duits beeldmerk dat het woordelement Heitech Promotion bevat. Ook is gedaagde houdster van het Uniebeeldmerk dat het woordelement Heitech bevat dat in 2008 is aangevraagd en in datzelfde jaar is ingeschreven. Gedaagde heeft meerdere malen gepoogd een co-existentieovereenkomst te sluiten met eiser, maar tevergeefs. Voor het Hof dienen de vragen te worden beantwoord wat gedogen in de zin van art. 9 richtlijn 2008/95 inhoudt, en of rechtsverwerking alleen ziet op de stakingsvordering, of dat tevens nevenvorderingen en samenhangende vorderingen hieronder vallen? Het Hof stelt dat het gedogen niet wordt beëindigd door het loutere verzetten tegen het gebruik van het jongere merk, maar dat tevens een juridisch dwingende oplossing dient te worden gevonden. De houder van het oudere merk dient het nodige doen om dit resultaat te bereiken. Daarnaast zal het instellen van beroep zelf de rechtsverwerkingstermijn niet stuiten, indien het geding inleidende stuk niet voldeed aan de betekeningsvereisten, vanwege het feit dat de nodige zorgvuldigheid niet in acht wasgenomen. Dit geldt ook voor samenhangende en nevenvorderingen.

 57 Gelet op alle voorgaande overwegingen dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 9 van richtlijn 2008/95 en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, het gedogen niet beëindigt en bijgevolg de rechtsverwerkingstermijn waarin die bepalingen voorzien, niet stuit

68. Gelet op alle voorgaande overwegingen dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 9 van richtlijn 2008/95 en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat de instelling van een beroep in rechte waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht nietigverklaring van een jonger merk vordert of bezwaar maakt tegen het gebruik ervan, niet kan worden geacht de in die bepalingen bedoelde rechtsverwerking wegens gedogen te verhinderen indien het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldeed aan de in het toepasselijke nationale recht voor de betekening ervan gestelde vereisten en om aan de verzoekende partij verwijtbare redenen pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd.

73. Gelet op een en ander dient op de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 9 van richtlijn 2008/95 en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zijn recht heeft verloren, in de zin van deze bepalingen, om nietigverklaring van een jonger merk of staking van het gebruik ervan te vorderen, deze rechtsverwerking hem ook verhindert om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te dienen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.