HvJEU: "normaal gebruik" merk als enkel beeldelement van een samengesteld merk is gebruikt

HvJ EU 11 oktober 2017, IEF 17270; IEFbe 2402; ECLI:EU:C:2017:750 (Cactus). Merkenrecht. In 2009 is een Uniemerkaanvraag ingediend voor een beeldmerk met daarin de woorden CACTUS OF PEACE / CACTUS DE LA PAZ. Tegen deze aanvrage is oppositie ingesteld op basis van eerdere woord-/beeldmerken waarin eveneens het woord CACTUS opgenomen is. De oppositie werd gehonoreerd voor de klassen 31 en 44. Na beroep bij het EUIPO en een beslissing van het Gerecht wordt nu om een hogere voorziening bij het Hof van Justitie gevraagd. Ten eerste is het betoog van het EUIPO dat de arresten IP Translator [IEF 11454] en Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte [IEF 10516] onjuist zijn gelezen door het Gerecht niet juist. Een merk dat is ingeschreven vóór deze uitspraken, zoals het woordmerk Cactus (ingeschreven op 18 oktober 2002) en het beeldmerk Cactus (ingeschreven op 6 april 2001), kan niet worden aangetast door deze arresten, voor zover deze slechts zien op nieuwe aanvragen tot inschrijving van Uniemerken. Ten tweede is aan de voorwaarde van „normaal gebruik” van de verordening voldaan als enkel het beeldelement van een samengesteld merk is gebruikt, voor zover het onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd. Het Gerecht kan niet worden verweten dat het niet is nagegaan in hoeverre het weggelaten deel, namelijk het woordelement „Cactus”, onderscheidend vermogen had en van belang was in de perceptie van het teken in zijn geheel, terwijl het Gerecht het teken zoals gebruikt in zijn gereduceerde vorm correct heeft vergeleken met het teken zoals het is ingeschreven. Het Gerecht mocht zich beperken tot een onderzoek van de gelijkwaardigheid van de betrokken tekens op visueel en conceptueel vlak.

35      Het EUIPO verwijt het Gerecht in wezen dat het de arresten IP Translator en Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte onjuist heeft gelezen door te oordelen dat de rechtspraak die voortvloeit uit deze arresten geen terugwerkende kracht had en door ten onrechte tot de slotsom te komen dat de aanduiding van de omschrijving van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice betrekking heeft op alle diensten van die klasse, met inbegrip van diensten van detailhandel in alle waren. Het EUIPO meent namelijk dat deze rechtspraak terugwerkende kracht heeft en dat zij had moeten worden toegepast op de oudere merken, ongeacht het feit dat de merken waren aangevraagd voordat deze arresten waren gewezen.

38      In de punten 29 en 30 van het arrest van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122; hierna: „arrest Brandconcern”) heeft het Hof aangegeven dat het arrest IP Translator enkel de vereisten voor nieuwe aanvragen tot inschrijving als Uniemerk nader heeft bepaald en dus geen betrekking heeft op merken die op de datum van uitspraak van dat arrest al waren ingeschreven. Het Hof heeft daaruit in punt 31 van het arrest Brandconcern afgeleid dat niet kan worden geoordeeld dat het Hof met het arrest IP Translator de bedoeling had om af te doen aan de in mededeling nr. 4/03 uiteengezette aanpak voor merken die waren ingeschreven vóór dat arrest werd uitgesproken.

47      Derhalve kan het Gerecht niet worden verweten dat het in punt 38 van het bestreden arrest heeft overwogen dat Cactus niet gehouden was te specificeren op welke waren of soorten waren de detailhandelsactiviteit betrekking had.

48      Uit het onderzoek van de arresten IP Translator, zoals uitgelegd door het Hof in het arrest Brandconcern, en Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte volgt aldus dat de bescherming die wordt verleend door een merk dat is ingeschreven vóór deze uitspraken, zoals het woordmerk Cactus (ingeschreven op 18 oktober 2002) en het beeldmerk Cactus (ingeschreven op 6 april 2001), niet kan worden aangetast door deze arresten, voor zover deze slechts zien op nieuwe aanvragen tot inschrijving van Uniemerken.

65      In dat verband heeft het Hof al gepreciseerd dat uit de bewoordingen van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 rechtstreeks volgt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven, wordt beschouwd als een gebruik in de zin van de eerste alinea van dat artikel, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, niet wordt gewijzigd (arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, punt 21).

66      Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, wil artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van die verordening de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd (zie in die zin arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, punt 29).

67      Daaruit volgt dat zelfs is voldaan aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van die verordening als enkel het beeldelement van een samengesteld merk is gebruikt, voor zover het onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd.

68      Met betrekking tot de eerste gestelde onjuiste rechtsopvatting kan het EUIPO het Gerecht niet verwijten dat het niet is nagegaan in hoeverre het weggelaten deel, namelijk het woordelement „Cactus”, onderscheidend vermogen had en van belang was in de perceptie van het teken in zijn geheel, terwijl het Gerecht het teken zoals gebruikt in zijn gereduceerde vorm correct heeft vergeleken met het teken zoals het is ingeschreven.

69      In punt 61 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers geconstateerd dat de twee elementen waaruit het oudere beeldmerk is samengesteld, te weten een gestileerde cactus en het woordelement „Cactus”, elk op eigen wijze dezelfde semantische inhoud weergeven, wat in het kader van deze hogere voorziening niet is weersproken door het EUIPO. Uit deze vaststelling vloeit voort dat het woordelement „Cactus” volgens het Gerecht onderscheidend vermogen bezit dat afwijkt van dat van de gestileerde cactus en dat het ontbreken van dat woordelement in de gereduceerde versie van het oudere beeldmerk niet voldoende zwaar woog in de perceptie van dat merk in zijn geheel om het onderscheidend vermogen ervan te wijzigen.