IE-beding overtreden met het aanvragen van het octrooi

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2023, IEF 21216; ECLI:NL:GHSHE:2023:361 (appellant tegen Unipak) Arbeidsrecht. De kantonrechter heeft geoordeeld dat appellant zich aan het desbetreffende IE-beding (hierna: het IE-beding) dient te houden. De werkzaamheden die strijdig zijn met dit beding dient appellant te beëindigen. Het vonnis is aangevochten in hoger beroep en de appellant stelt dat hij het IE-beding niet heeft overtreden omdat het octrooi pas later is toegewezen en er geen sprake is van een uitvinding. Het hof beschouwt de werknemer als een deelnemer in het samenwerkingsverband voor de registratie van het octrooi en beoordeelt dat hij tijdens zijn dienstverband zijn werkzaamheden heeft gebruikt om het octrooi aan te vragen en dat deze acties in strijd zijn met de bepalingen in zijn arbeidsovereenkomst. Hierdoor heeft de werknemer volgens het hof een bepaling in de arbeidsovereenkomst overtreden. 

3.7.2. Het hof legt artikel 18 uit binnen de context van de gehele arbeidsovereenkomst en daarmee ook in samenhang met artikel 20. In artikel 20 staat dat een boete wordt verbeurd bij overtreding door werknemer van – onder meer – artikel 18. Daarmee dient artikel 18 naar het oordeel van het hof te worden gelezen als een verbodsbepaling, net als de overige in artikel 20 genoemde artikelen. Dat betekent dat een boete wordt verbeurd indien de werknemer ervoor zorgt dat een IE-recht, voortvloeiend uit werkzaamheden en/of uitvindingen van de werknemer tijdens het bestaan van de dienstbetrekking, niet toekomt aan de werkgever. 

Voor de beoordeling of daarvan in dit geval sprake is, stelt het hof allereerst vast dat een Nederlands octrooi is geregistreerd voor PullTic op 27 september 2017 en dat (het bedrijf van) [persoon F] op basis daarvan overleg heeft gehad met Unipak over de kosten van een licentie en omdat zij daar niet uitkwamen Unipak uiteindelijk is gestopt met PullTic producten in de markt aan te (willen) bieden of produceren (zie bij de feiten onder 3.1.18. en 3.1.20.). Daarmee is naar het oordeel van het hof sprake van een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht als bedoeld in het IE-beding. Het doel van het IE-beding is naar het oordeel van het hof mede om te voorkomen dat aan de werkgever een beroep op (mogelijke) IE-rechten worden tegengeworpen, omdat dit de bedrijfsvoering belemmert, hetgeen thans het geval is. Dat de rechtbank Den Haag in de toekomst zou kunnen besluiten dat ondanks de registratie geen octrooirecht bestaat doet daaraan niet af.

Verder stelt het hof vast dat [appellant] werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de octrooiregistratie door het aanvragen van octrooi op 8 maart 2016. [appellant] heeft in 2015 het thermovormen van Solanyl getest op de machines van Unipak en dit naar eigen zeggen (47 verzetdagvaarding) ook aan de octrooigemachtigde laten zien ten behoeve van de aanvraag. [appellant] heeft informatie aangeleverd voor de octrooiaanvraag en onder meer het experimentele deel van de aanvraag aangevuld (zie hiervoor in 3.1.8.). [appellant] heeft aan de octrooigemachtigde gemaild: “Applicant ± [persoon F] en ik ( [appellant] , [adres] [postcode] [plaats] ). Uitvinder mag ik zijn”, waarna de aanvraag mede op zijn naam is ingediend. Van een vergissing is naar het oordeel van het hof geen sprake. Met betrekking tot het octrooi is naar het oordeel van het hof sprake (geweest) van een samenwerkingsverband tussen [persoon F] en [appellant] waarbij [appellant] een eigen zakelijk belang had bij een octrooirecht op PullTic. [appellant] heeft met [persoon F] de naam PullTic afgestemd (zie 3.1.10.) en € 5.986,00 meebetaald aan de registratie van het octrooi vanuit zijn eenmanszaak (zie 3.1.12.). Het hof gaat voorbij aan het verweer van [appellant] dat hij dit bedrag aan [persoon F] zou hebben verstrekt als lening. Bij de factuur die [persoon F] aan [appellant] zond voor dit bedrag staat vermeld “50% participation PullTic Patent” en vervolgens heeft [persoon F] aan [appellant] bericht “Jouw deel” in goede orde te hebben ontvangen. Dit duidt niet op een lening, althans betaling voor [persoon F] , maar op een betaling voor eigen deelname, althans het eigen verschuldigde deel. Daarbij blijkt de door [appellant] gestelde lening nergens uit en is onvoldoende onderbouwd. Verder heeft [persoon F] een structuurschema over de toekomst van PullTic opgemaakt, waarop [persoon F] en [appellant] als patenthouders staan vermeld en een bedrijf op hun beider naam staat vermeld waarin de exclusieve rechten zitten (zie 3.1.11.). Uit een e-mailwisseling tussen [appellant] en [persoon F] op 3 en 4 april 2016 blijkt verder dat [appellant] het heeft over “ons product”. [persoon F] mailde dat het aandeel van [appellant] in PullTic 50% is en dat zij samen alles overleggen en beslissen (zie 3.1.10.). Dat [appellant] en [persoon F] “gezamenlijke patenthouders” zijn en alles wat zij met het materiaal gaan thermovormen via hen samen als de licentiehouders moet verlopen had [persoon F] ook al eerder op 29 maart 2016 aan [appellant] bericht (zie 3.1.10.). Hieruit blijkt volgens het hof dat [appellant] en [persoon F] samen een onderneming hebben opgezet, althans zakelijke afspraken hebben gemaakt om inkomsten uit licenties voor het gebruik van het geregistreerd octrooi te generen. Daarmee kreeg [appellant] een eigen, zakelijk belang bij de aangevraagde octrooiregistratie en bij het ontwikkelen en in de markt zetten van PullTic. Tot slot heeft [appellant] op 16 februari 2017 aan het Belgisch Verpakkings Instituut bericht vanuit zijn eenmanszaak de factuur van € 195,00, voor het testen van PullTic als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen te zullen voldoen. Het hof passeert het verweer van [appellant] dat Unipak dit bedrag aan [appellant] zou hebben terugbetaald als onvoldoende onderbouwd. Dit betoog strookt niet met de op de zitting in hoger beroep ingenomen stelling van [appellant] dat [persoon A] niet wilde investeren in het octrooi. 

Het aanvragen van het octrooi was gezien het voorgaande geen vergissing en [appellant] heeft dit gezien de daarop volgende zakelijke afspraken met [persoon F] (tenminste mede) gedaan in eigen belang. 

Het invullen/indienen van de aanvraag voor het octrooi betreft werkzaamheden waarmee de aanspraak op octrooi kon worden verwezenlijkt. Dit is immers de eerste benodigde stap voor het verkrijgen van de registratie. Daarmee vloeit de octrooiregistratie (mede) voort uit werkzaamheden van de werknemer. Van “uitvindingen” hoeft naast “werkzaamheden” gezien de woorden “en/of” geen sprake te zijn. Dat deze werkzaamheden plaatsvonden tijdens dienstverband is tussen partijen niet in geschil. Daar komt bij dat het ontwikkelen van producten ook wordt genoemd in de functieomschrijving van [appellant] en dat zijn werkzaamheden in verband met het octrooi “Pulltic” binnen die functieomschrijving vallen.

In hoeverre Unipak op de hoogte was van de werkzaamheden van [appellant] kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven, omdat Unipak niet op de hoogte was van het eigen belang daarbij van [appellant] , hetgeen maakt dat de werkzaamheden in strijd zijn met de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst. 

De conclusie is dan ook dat [appellant] met het aanvragen van het octrooi het IE-beding heeft overtreden. 

3.7.3. De stelling van [appellant] dat hij op 27 maart 2017 zijn rechten ten aanzien van het octrooi aan [persoon F] zou hebben overgedragen laat het voorgaande onverlet. Bovendien heeft [appellant] deze stelling naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd. [appellant] heeft weliswaar een akte van overdracht ingebracht, maar op uitdraaien uit het Nederlands octrooiregister van 24 augustus 2018 en 10 mei 2019 stond [appellant] nog steeds als “Applicant/holder” vermeld en ook ten tijde van de zitting in hoger beroep op 30 maart 2022 stond hij daar nog steeds vermeld als aanvrager/houder. Niet begrijpelijk is dat de akte van overdracht al die tijd niet is ingeschreven in het Nederlands octrooiregister en [appellant] heeft daar desgevraagd ter zitting ook geen afdoende verklaring voor gegeven. Derden dienen zich te baseren op het register en een overdracht werkt in beginsel niet tegen derden als de overdracht niet is ingeschreven. Daarbij komt dat de octrooigemachtigde in een brief van 26 augustus 2017 aan het Octrooicentrum Nederland het volgende heeft gemeld:

“Voor het bovengenoemde Nederlands octrooi melden wij u hierbij dat [appellant] (uitvinder en tevens aanvrager) zijn adres heeft gewijzigd (…) Wij verzoeken u vriendelijk deze adreswijziging door te voeren voor het aangegeven Nederlands octrooi”. Dat op 25 augustus 2017 een adreswijziging wordt doorgegeven namens [appellant] als aanvrager van het octrooi, strookt niet met zijn stelling dat hij enkele maanden daarvoor zijn rechten ten aanzien van het octrooi zou hebben overgedragen. In dat geval had het immers voor de hand gelegen om (ook) deze – belangrijker wijziging dan een adreswijziging – door te geven. Daarmee heeft [appellant] onvoldoende onderbouwd gesteld dat hij sinds mei 2017 geen rechthebbende meer is tot het octrooi. Bovendien heeft hij ter zake geen voldoende specifiek bewijsaanbod gedaan. 

Ook de stelling dat [persoon A] wilde dat [appellant] als uitvinder op het octrooi zou worden genoemd om de positie van Unipak te waarborgen (hetgeen Unipak heeft betwist) en dat [appellant] ten behoeve van Unipak heeft gehandeld leidt niet tot een ander oordeel. Tussen partijen is niet in geschil dat de aanvrager van de octrooiregistratie deze registratie jegens derden kan doen gelden en dat de vermelding van [appellant] op de aanvraag als ‘uitvinder’ een symbolische functie had. [appellant] stelt dat hij de octrooi aanvraag door [persoon F] vanuit Unipak mocht faciliteren en als uitvinder op de aanvraag moest staan om de band met [persoon F] goed te houden met het oog op toekomstige productie. Daarmee had [appellant] echter geen toestemming om als mede-aanvrager vermeld te worden op de octrooiaanvraag en daarmee aanspraak te hebben op het octrooi. De gestelde toestemming van [persoon A] zag op ondersteuning van een aanvraag door [persoon F], niet op samenwerking met [persoon F] en het zelf aanvragen van octrooi en daarmee krijgen van een eigen, persoonlijk en zakelijk belang bij de octrooiregistratie.