IE-inbreuk aanpakken via verhuurder markthal

Merkhouders en houders van andere IE-rechten kunnen de verhuurder van een markthal dwingen om nieuwe IE-inbreuken te voorkomen. Deze week gaf het Hof van Justitite van de EU groen licht voor deze route. De uitspraak volgt op een actie van o.a. Tommy Hilfiger, Lacoste en Burberry tegen Delta Center, de huurder van een Praagse markthal. Delta Center verhuurde kraampjes onder aan telkens wisselende partijen, die op hun beurt namaak merkkleding verhandelden. Zodra de merkhouders in actie kwamen, was de onderhuurder met de noorderzon vertrokken. De volgende dag zat er een andere (of dezelfde) onderhuurder met min of meer dezelfde voorraad.

Daarom spraken de merkhouders dit maal Delta Center als verhuurder aan: moet de verhuurder na een duidelijke inbreuk niet actiever meewerken aan het voorkomen van nieuwe inbreuken? Het antwoord is: ja. De verhuurder van een marktkraam wordt niet anders behandeld dan de exploitant van een online marktplaats zoals eBay, een ‘tussenpersoon’ in de zin van artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn. In 2011 had het Hof van Justitie al beslist dat een online marktplaats kan worden bevolen maatregelen te treffen om nieuwe inbreuken van dezelfde aard te voorkomen. Uit het arrest van HvJ EU 7 juli 2016, Tommy Hilfiger LLC e.a./Delta Center, zaak C-494/15, ECLI:EU:C:2016:528 volgt dat de nationale rechter moet bepalen welke maatregelen per geval passend zijn: ze moeten niet alleen doeltreffend en afschrikkend, maar ook billijk en evenredig zijn. Een maatregel mag voor de tussenpersoon niet overdreven kostbaar zijn, en mag ook geen belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer scheppen. Van een algemene en permanente surveillanceplicht kan geen sprake zijn, dat gaat te ver. Aan de tussenpersoon kan wel worden bevolen maatregelen te treffen die ertoe bijdragen nieuwe inbreuken van dezelfde aard voorkomen.

En dan komt er nog een wezenlijke beperking: de aan de verhuurder op te leggen maatregel ziet op het voorkomen van nieuwe inbreuken van dezelfde marktkramer. Dat kan betekenen dat de verhuurder geen kraam meer aan dezelfde onderneming mag verhuren – een mooie terreinwinst voor houders van IE-rechten. Maar gaat dit ver genoeg? Juist een onderverhuurde marktkraam kan door telkens wisselende personen voor een dag worden gehuurd. Naar de letter van dit arrest is dat een andere situatie, en het is de vraag of de verhuurder in zo’n geval wel tot een maatregel kan worden gedwongen (zie ov. 34). Die beperking bleek nog niet eenduidig uit het arrest L’Oréal/eBay uit 2011. De in L’Oréal/eBay gestelde vraag had betrekking op “dezelfde of soortgelijke producten door dezelfde of andere gebruikers van de website”. Volgens het Hof van Justitie kan de opgelegde maatregel zien op “het doen eindigen van de door de gebruikers van die marktplaats gepleegde inbreuken op die rechten, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken van die aard.”  Juist door het gebruik van dit meervoud werd de regel door sommigen ruim uitgelegd: het voorkomen van inbreuken door dezelfde of andere gebruikers. Uit de zaak over de Praagse marktkraam blijkt dat de regel ziet op nieuwe inbreuken door dezelfde marktkramer, waarbij het Hof van Justitie “in dezelfde zin” verwijst naar L’Oréal/eBay. De beperkte uitleg ligt boven.

Maarten Haak