In de herkansing

GvEA 25 maart 2009, T-402/07, Kaul GmbH tegen OHIM/Bayer AG.

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapsmerk CAPOL van Kaul tegen aanvrage CTM woordmerk ARCOL. Gerecht verwerpt beroep van Kaul. Feit dat ouder merk groot onderscheidend vermogen heeft verkregen is irrelevant wanneer wordt geconcludeerd dat dit oudere merk niet overeenstemt met aangevraagde merk in de zin van art. 8 lid 2 GMVo.

Minder spectaculair vervolg (en vermoedelijk einde) van 13 jaar oud geschil tussen Bayer en Kaul, dat bekendheid kreeg door de omweg langs het HvJ. Dat besliste in 2007 dat het OHIM rekening mag houden met nieuwe feiten en bewijzen die pas voor het eerst bij de Kamer van Beroep van het OHIM worden aangedragen (zie C-29/05 P).

Nadat in 2000 het OHIM de oppositie van Kaul had verworpen, betoogde Kaul in beroep voor het eerst dat haar oudere merk een groot onderscheidend vermogen had verkregen ten gevolge van het gebruik ervan. De Kamer van beroep nam dit argument echter bij haar beoordeling van de oppositie niet mee, aangezien zij met een beroep op haar discretionaire bevoegdheid neergelegd in art. 74 lid 2 GMVo kon oordelen dat dit bewijs te laat was ingebracht. Hiertegen kwam Kaul in beroep, wat leidde tot het eerdergenoemde HvJ arrest.

Het feit dat het bewijs van Kaul inzake de bekendheid van haar merk nu wel in aanmerking kon worden genomen, baat Kaul niet:

"44. In elk geval kan verzoeksters grief inzake schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet slagen. Aangezien de tweede kamer van beroep had geconcludeerd dat het aangevraagde merk en het oudere merk niet overeenstemden, moest zij immers geen rekening houden met de beweerde algemene bekendheid van het oudere merk, daar zij op goede gronden kon concluderen dat er geen enkel verwarringsgevaar bestond, hoe groot het onderscheidend vermogen van het oudere merk ook was [zie, in die zin, arrest Gerecht van 25 juni 2008, Otto/BHIM – L’Altra Moda (l’Altra Moda), T-224/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 50]."

Kaul stelt draagt voorts vergeefs aan dat het arrest van het HvJ een nieuw juridisch gegeven was waarover zij diende te worden gehoord voor de vaststelling van de bestreden feiten (61):

"65. Aangezien volgens de in punt 55 supra aangehaalde rechtspraak het recht om te worden gehoord, dat in artikel 73 van verordening nr. 40/94 is geformuleerd, onder meer betrekking heeft op de juridische gegevens op basis waarvan de beslissing wordt genomen, was de tweede kamer van beroep niet verplicht om verzoekster te horen met betrekking tot de toepassing van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. De feiten en bewijzen inzake de algemene bekendheid van het oudere merk die in het kader van laatstgenoemde bepaling worden aangevoerd, zijn immers geen gegevens op basis waarvan de bestreden beslissing is genomen."

Tot slot gaat het GvEA uitvoerig in op de door de Kamer van Beroep gemaakte vergelijking tussen CAPOL en ARCOL (r.o. 79-91), waarbij de conclusie dat de merken zowel auditief, visueel als begripsmatig duidelijk van elkaar verschillen, wordt bevestigd.

Het beroep van Kaul wordt verworpen.

Lees het arrest hier.