In het teken zijn de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2017, IEF 16658; IEFbe 2117 ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (eiser tegen Otazu) Merkverval. Verbod teken. Mediarecht. Eiser is (indirect) bestuurder van Otazu geweest. Otazu is houder van OTAZU-woordmerken, voor sieraden. Na faillissement heeft de curator merkrechten verkocht. Eiser voert thans een teken op tassen, waarvan de aanvraag na oppositie is geweigerd vanwege verwarringsgevaar met de Otazu-merken. Het Benelux-woordmerk OTAZU is meer dan vijf jaar niet normaal gebruikt en is vervalrijp voor bepaalde onderdelen (horloges, schoenen, optische instrumenten, bril(accessoires) en beveelt de doorhaling. In reconventie wordt eiser verboden het teken te gebruiken, omdat daarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren. Eiser dient zicht te onthouden van uitingen die de suggestie wekken dat gedaagden bij de maffia betrokken zijn of voortvluchtig of namaakproducten verkopen.

Vervallenverklaring:
4.12.
De voor de beoordeling relevante periode van vijf jaren is hier die van 10 maart 2010 tot 10 maart 2015 (datum dagvaarding). Bij de beoordeling of in die periode van voormelde merken een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax)). Zelfs minimaal gebruik van een merk kan normaal gebruik opleveren (HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, NJ 2007/280 (La Mer/Goemar));

4.13.
Het Benelux-woordmerk [merk 1] met het inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] is ingeschreven in de klassen 9, 14, 18 en 20. [gedaagden gezamenlijk] heeft als productie 23 foto’s overgelegd als bewijs dat in de relevantie periode het merk [merk 1] in ieder geval is gebruikt voor de commerciële exploitatie van sieraden (klasse 14). Daarnaast is ook een verklaring van de online sales manager van OTZ overgelegd waarin wordt gesteld dat in 2014 voor de verkopen van sieraden gebruik is gemaakt van merk [merk 1] . Naar het oordeel van de rechtbank heeft [gedaagden gezamenlijk] daarmee voldoende onderbouwd dat in de hier relevante periode het merk [merk 1] voor normale en reële commerciële exploitatie is gebruikt. De in conventie onder 2 gevorderde verklaring voor recht dat het merk [merk 1] geheel vervalrijp is en dient te worden doorgehaald, is daarmee niet toewijsbaar

4.14.
Het Benelux-woordmerk OTAZU met het inschrijvingsnummer 805435 is ingeschreven in de klassen 3, 4 en 11. [gedaagden gezamenlijk] heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat het merk OTAZU in de hier relevante periode voor de commerciële exploitatie van de waren en diensten vermeld in de klassen 3,4 en 11 is gebruikt en verzet zich niet tegen doorhaling van het merk OTAZU voor deze klassen, maar refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. Gelet hierop zal de door [eiser] gevorderde verklaring voor recht dat het Benelux-woordmerk OTAZU met inschrijvingsnummer 805435 geheel vervalrijp is en dient te worden doorgehaald, daarom worden toegewezen.

4.15.
Het Benelux-woordmerk OTAZU met het inschrijvingsnummer 673316 is ingeschreven in de klassen 14 (bijouterieën; edelmetalen; juwelen; tijdinstrumenten), 24 (weefsels, textielproducten voor tassen) en 25 (kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels). [eiser] stelt dat dit woordmerk vervalrijp is voor de onderdelen ‘tijdsinstrumenten, kledingstukken, schoeisel en hoofddeksel”. Ten aanzien daarvan heeft [gedaagden gezamenlijk] gesteld, en ook voldoende onderbouwd aangetoond, dat het merk OTAZU in de relevantie periode is gebruikt voor normaal commerciële exploitatie van kledingstukken (shawls). Voor de overige onderdelen, zo begrijpt de rechtbank het verweer, verzet [gedaagden gezamenlijk] zich niet tegen doorhaling. De in conventie gevorderde verklaring voor recht dat het Benenlux-woordmerk OTAZU met inschrijvingsnummer 673316 gedeeltelijk is vervallen zal daarom worden toegewezen voor de onderdelen ‘tijdsinstrumenten, schoeisel en hoofddeksel”.

4.16.
Het Benelux-woordmerk OTAZU met het inschrijvingsnummer 717766 is ingeschreven in de klassen 9 (optische toestellen en instrumenten, inclusief zonnebrillen, brillen, monturen, brillenetuis, brillenkokers, beschermende brillen en sportbrillen), 18 (leder- en kunstlederwaren voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder riemen (niet voor kleding), tassen, portemonnees, portefeuilles, beautycases, paraplu's; koffers en reistassen) en 20 (meubelen, waaronder tafels en stoelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; voornoemde producten voor toepassing binnen- en buitenshuis). De stelling van [eiser] komt er op neer dat dit woordmerk voor al deze onderdelen is komen te vervallen. Ten aanzien daarvan heeft [gedaagden gezamenlijk] alleen gesteld, en ook onderbouwd aangetoond, dat het merk OTAZU in de relevantie periode is gebruikt voor normaal commerciële exploitatie van leder- en kunstlederwaren (tassen). Voor de overige onderdelen, zo begrijpt de rechtbank het verweer, verzet [gedaagden gezamenlijk] zich niet tegen doorhaling. De in conventie gevorderde verklaring voor recht dat het Benenlux-woordmerk OTAZU met inschrijvingsnummer 717766 gedeeltelijk is vervallen zal daarom alleen worden geweigerd voor klasse 18 en voor het overige worden toegewezen.

OTAZU in teken/logo eiser:
4.38.
Ook de vordering ten aanzien van het gebruik van het logo  door [eiser] zal worden toegewezen. Van belang daarvoor is dat [gedaagde sub 3] , althans Otazu License, heeft gesteld dat in dit logo, dat [eiser] gebruikt in e-mails, op Facebook en op tassen, de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren. Ter terechtzitting is dat als volgt toegelicht: . [gedaagden gezamenlijk] heeft daarmee voldoende onderbouwd dat het logo overeenstemt met het Benelux-merk OTAZU en dat het relevante publiek dit logo daardoor kan associëren met de Benelux-merken OTAZU en [merk 2] en dat daardoor verwarringsgevaar bestaat, in die zin dat er kan worden gedacht dat er een commerciële band bestaat tussen [eiser] en OTZ, de huidige licentiehouder van de Benelux-merken OTAZU en [merk 2] . Ook het gebruik van het voormelde logo kan Otazu License daarom naar het oordeel van de rechtbank op grond van artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b, BVIE aan [eiser] verbieden.

Maffia/voortvluchtig/namaakproducten
4.43.
Ten aanzien van de uitingen op Linkedin en de gestelde valselijk namens [gedaagde sub 3] verzonden e-mail wordt overwogen dat [gedaagden gezamenlijk] tegenover de betwisting door [eiser] onvoldoende heeft onderbouwd dat die afkomstig zijn van [eiser] . Ten aanzien van de overige voormelde door [gedaagden gezamenlijk] genoemde uitingen heeft [eiser] niet betwist dat die van zijn hand zijn. [gedaagde sub 3] c.s heeft voldoende onderbouwd dat die uitlatingen op de websites, die er in de kern op neerkomen dat [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] tot de maffia behoren en voortvluchtig zijn en dat de producten die thans door OTZ onder het merk OTAZU worden verkocht namaak zijn, schadelijk zijn voor (de goede naam van) [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ. Zij worden daarin immers neergezet als criminelen en bedriegers. Dat die uitingen juist zijn, heeft [eiser] op geen enkele wijze onderbouwd. Bij gebreke daarvan moeten de uitingen van [eiser] als onjuist worden gekwalificeerd. Daarnaast is niet gebleken dat er een rechtvaardigingsgrond bestaat voor het doen van die schadelijke en onjuiste mededelingen. Naar het oordeel van de rechtbank handelt [eiser] daarom met die uitingen onrechtmatig jegens [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ, zodat, bij de afweging van de betrokken belangen, het gevorderde verbod zal worden toegewezen, met dien verstande dat het ter voorkoming van executiegeschillen met betrekking tot de vraag welke uitingen onder het verbod vallen het verbod zal worden beperkt tot uitingen die hier aan de orde zijn geweest, dus uitingen door [eiser] dat [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] betrokken zijn bij maffiapraktijken, dat zij voortvluchtig zijn en dat [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ namaakproducten verkopen. Indien [gedaagden gezamenlijk] van mening is dat [eiser] zich op andere wijze opnieuw schuldig maakt aan onrechtmatige uitlatingen, kan [gedaagden gezamenlijk] dat opnieuw ter toetsing aan de rechter voorleggen. Alsdan zal worden beoordeeld of die andere uitingen ook onrechtmatig zijn. De in dit verband gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

5.10.
veroordeelt [eiser] om zich te onthouden van uitlatingen over [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ, waarin wordt gesteld of de suggestie wordt gewekt dat zij betrokken zijn bij de maffia, of dat zij voortvluchtig zijn of dat [gedaagde sub 3] , [gedaagde sub 4] en OTZ namaakproducten verkopen,