Inbreuk en ongeoorloofde reclame, want de kaarthouder is volgens marktkraamhouder "exact hetzelfde"

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 mei 2017, IEF 16767; IEFbe 2155; RB 2845; ECLI:NL:RBDHA:2017:4450 (Secrid tegen X) Secrids productlijn begon in 2009 met de Cardprotector, een kaarthouder voor maximaal 6 kaarten van het sandaard creditcardformaat en is uitgebreid met de Miniwallet. Secrid is houdster van octrooi EP 2 434 922 B1 en Benelux modelregistratie 38548-01. Octrooi- en modelrechtinbreuk op deze kaarthouder en wallet wordt aangenomen. Uit de overlegde videobeelden blijkt ook van ongeoorloofde vergelijkende reclame op een braderie, nu de inbreukmakende kaarthouders aan de man worden gebracht met misleidende mededelingen: "Het is gewoon hetzelfde materiaal, wat ik zeg. Exact hetzelfde, alleen het enige wat zij hebben is met verf hebben ze hier Figuretta of Secrid hebben ze erop gezet. Dat is het verschil."

4.4. Vervolgens heeft [gedaagde] aangevoerd dat de Figuretta kaarthouders en de door Secrid geanalyseerde kaarthouders voldoen aan de stand van de techniek. Dat verweer behoeft voor wat betreft de Figuretta kaarthouders geen bespreking meer nu door Secrid is erkend dat die kaarthouders geen inbreuk maken. Voor zover [gedaagde] aanvoert dat de geanalyseerde, niet van Figuretta afkomstige, kaarthouders zouden voldoen aan de stand van de techniek, wordt dit verweer bij gebreke aan een deugdelijke toelichting verworpen. Er is immers niet (onderbouwd) gewezen op enige voor de prioriteitsdatum van het octrooi bekende kaarthouder die alle kenmerken van de door [gedaagde] verhandelde kaarthouder in zich bergt. [gedaagdes] algemene opmerkingen dat de kaarthouder niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, omdat deze is afgestemd op het standaard creditcard formaat en de aluminium behuizing reeds bekend was om skimmen te voorkomen, dienen eveneens te worden verworpen nu niet onderbouwd is gesteld dat de overige kenmerken van de ingeroepen conclusies eveneens bekend waren. Onbegrijpelijk is [gedaagdes] opmerking dat Secrid niet heeft aangetoond dat de geanalyseerde kaarthouders identiek zijn aan de herziene kaarthouders van Secrid. De inbreuk op een octrooi moet worden vastgesteld aan de hand van de conclusies van het octrooi, waarbij de beschrijving en tekeningen dienen ter uitleg, en niet aan de hand van een concreet product van de octrooihouder. Bij gebreke aan een gemotiveerde betwisting door [gedaagde] is voorts, anders dan hij stelt, geen onafhankelijk technisch rapport van Secrid noodzakelijk.

Modelrechten
4.5. Ook in dit kader heeft [gedaagde] gesteld dat hij alleen van Figuretta afkomstige wallets heeft verhandeld. Om dezelfde redenen als hiervoor wordt dat verweer verworpen. Voor zover [gedaagde] aanvoert dat er geen bescherming van de aluminium behuizing die in de wallet wordt toegepast via het modelrecht mag plaatsvinden (omdat dit technisch bepaald is en zo eerlijke concurrentie in de weg zou staan), geldt dat dit slechts één van de uiterlijke aspecten van het modelrecht is (zo overigens al duidelijk genoeg zichtbaar in de afbeeldingen van het model). Voor het overige heeft [gedaagde] geldigheid van noch inbreuk op het modelrecht betwist, zodat het verweer geen doel treft. Zijn beroep op een beperking in de zin van artikel 3.19 lid 5 BVIE of op voorgebruik in de zin van artikel 3.20 lid 1 BVIE gaat niet op omdat [gedaagde] daarbij ten onrechte uitgaat van de vernieuwingsdatum van het model en niet de depotdatum (10 juni 2010). Hij heeft niet aangevoerd dat hij reeds voor die depotdatum de wallets in het verkeer heeft gebracht of vervaardigd.

Ongeoorloofde vergelijkende reclame
4.6. Secrid verzet zich tegen een tweetal uitingen:

    -    i) [gedaagde] presenteert de Inbreukmakende Kaarthouders als “exact hetzelfde” als de producten van Secrid. Secrid heeft daartoe videobeelden overgelegd (als Productie 18A) van de kraam van de eenmanszaak van [gedaagde] op een braderie van zondag 26 maart 2017. Daaruit blijkt dat de kaarthouders aan de man worden gebracht met onder meer de mededeling: “Het is gewoon hetzelfde materiaal, wat ik zeg. Exact hetzelfde, alleen het enige wat zij hebben is met verf hebben ze hier Figuretta of Secrid hebben ze erop gezet. Dat is het verschil.”
    -    ii) In eerder genoemd telefoongesprek tussen [A] van Secrid en [gedaagde] van 18 januari 2017, waarin [gedaagde] onder meer een

aanbod doet tot leveren van zowel de kaarthouders als de wallets, zegt [gedaagde] over de producten van Secrid en de kaarthouders: “Het komt allemaal uit China. Die van Secrid, en die van ons ook.”

4.7. Secrid stelt dat voornoemde uitingen onwaar en misleidend zijn omdat [gedaagde] het zo ten onrechte doet voorkomen alsof zijn kaarthouders en wallets gelijkwaardig zijn aan die van Secrid, maar in het geval van Secrid zou slechts nog met verf het merk worden aangebracht. De enige reden voor het prijsverschil zou zijn gelegen in het gebruik van de merknaam. Dit is onjuist en misleidend. In werkelijkheid worden de producten van Secrid in Nederland van kwalitatief hoogwaardige materialen gemaakt (zoals bijvoorbeeld moge blijken uit het verschil in kwaliteit van het leer dat reeds met het blote oog zichtbaar is), volgens een productiewijze met respect voor mens en milieu, aldus nog altijd Secrid.

4.8. [gedaagde] stelt hier slechts tegenover dat hij de marktkraam in Den Haag (hiervoor genoemd bij mededeling (i)) niet herkent. Dat verweer wordt verworpen. Uit de als productie 20 overgelegde foto’s blijkt dat bij de kraam wordt gewezen op www.anti-skim.nl, als gezegd de website van Virola/ [gedaagde] . Ook in de aanprijzing door de betreffende marktkoopman wordt kennelijk gewezen op die website. Dit strookt voorts met de door Secrid overgelegde pinbon van Virola ter zake de aankoop van de kaarthouder bij die kraam. Een en ander in onderling verband beschouwd maakt voldoende aannemelijk dat die marktkoopman onder verantwoordelijkheid van [gedaagde] de mededeling onder (i) heeft gedaan. De stelling van Secrid dat zowel mededeling (i) als (ii) ongeoorloofde vergelijkende reclame betreffen in de zin van art. 6:194a BW4 en aldus een verbod rechtvaardigen, is voor het overige niet bestreden.