Inbreuk op delicatessenmerk

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 november 2020, IEF 19606; C/13/691561 / KG ZA 20-939 CdK/LO (Delicious Food c.s. tegen Enrico) Merkenrecht. Delicious Food produceert en verkoopt diverse delicatessen. Met haar producten onder de merknaam ‘Delicious’ richt zij zich voornamelijk op producenten van kerstpakketen en delicatessenwinkels. Enrico brengt eveneens delicatessen op de markt voor kerstpakketten en gebruikt de aanduiding ‘Delizioso’. Delicious Food vordert kortgezegd Enrico te veroordelen iedere inbreuk op het merkenrecht van Delicious Food te staken. Er is sprake van een met het merk overeenstemmend teken dat wordt gebruikt voor dezelfde waren. De totaalindruk van beide tekens die zowel visueel, auditief als begripsmatig gelijkenis vertoont, levert gevaar voor verwarring op. Delicious Food heeft bovendien aangetoond dat verwarring ook daadwerkelijk is opgetreden. Wel speelt het tijdsverloop tussen het moment dat Delicious Food op de hoogte raakte van het gebruik van het teken en het verzenden van de eerste sommatie een rol. Om Enrico nog te gebieden voor het kerstseizoen van 2020 haar producten uit de handel te halen, dan wel van andere etiketten te voorzien wordt disproportioneel geacht. Het verbod zal daarom pas gelden vanaf 1 maart 2021.

4.2. Vervolgens is aan de orde of Enrico met het gebruik van het teken inbreuk maakt op de merkrechten van Delicious Food. Delicious Food heeft zich beroepen op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Vast staat dat partijen het merk/teken gebruiken voor soortgelijke waren, namelijk delicatessen, en dat zij zich richten op dezelfde markt, namelijk die van leveranciers van kerstpakketten.
Voor de beoordeling van de gelijkenis tussen het merk en het teken moet worden gekeken naar de totaalindruk die door het merk/teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek. Beide partijen maken gebruik van een zwarte achtergrond en witte letters. Beide partijen gebruiken het woord ‘delicious’/’delizioso’ al is het in verschillende talen. Ook wordt in beide gevallen gebruik gemaakt van een gekrulde versiering. In het geval van Delicious Food zijn dat gestileerde olijventakken met krullen en blaadjes, die zowel aan de onder- als aan de bovenzijde van het word ‘delicious’ zijn afgebeeld. Enrico maakt gebruik van een versiering, volgens haar een 19e eeuws ornament, waarin eveneens krullen en blaadjes zouden kunnen worden gezien. Hoewel deze verschillende elementen los van elkaar niet tot inbreuk zouden kunnen leiden, omdat bijvoorbeeld alle aanbieders van luxe kerstpakketten gebruik maken van witte letters op een zwarte achtergrond of het woord ‘delicious’ beschrijvend zou kunnen zijn, wordt geoordeeld dat de totaalindruk van beide tekens overeenstemt. Niet aannemelijk is dat de kleine verschillen die er zijn (‘delicious’/’delizioso’, takken aan onder- en bovenkant of alleen onder) bij het relevante publiek direct zullen blijven hangen. Ook het verschil tussen olijftak en ornament is slechts bij nauwkeurige bestudering zichtbaar. Te meer omdat, zoals Enrico heeft aangevoerd, alle producenten in de luxe kerstpakkettenmarkt gebruik maken van witte letters op een zwarte achtergrond, kan snel verwarring ontstaan.

4.3. Verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling moet wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft berusten op de totaalindruk die door het merklteken wordt opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Zoals hiervoor onder 4.2 is overwogen is sprake van een met het merk overeenstemmend teken, dat wordt gebruikt voor dezelfde waren. De totaalindruk van beide tekens die zowel visueel, auditief als begripsmatig gelijkenis vertoont levert gevaar voor verwarring op. Dat die verwarring ook daadwerkelijk is opgetreden heeft Delicious Food aangetoond door het overleggen van verschillende e-mails van klanten, die vragen naar producten van Enrico. Gelet op al het voorgaande wordt geoordeeld dat Enrico met het gebruik van het teken als weergegeven onder 2.5 inbreuk maakt op het merkrecht van Delicious Food.

4.7. Wel speelt het tijdsverloop tussen het moment dat Delicious Food op de hoogte raakte van het gebruik van het teken door Enrico, en het verzenden van de eerste sommatie een rol bij de beoordeling van de ingangsdatum. Beide partijen zijn actief in dezelfde markt en Delicious Food weet dus dat de voorbereidingen voor de kerstpakketten reeds in januari daaraan voorafgaand beginnen, en dat de te verkopen producten in oktober reeds van etiketten zijn voorzien en deels al zijn verkocht en geleverd. Om Enrico thans nog te gebieden voor het kerstseizoen van 2020 haar producten uit de handel te halen dan wel van andere etiketten te voorzien wordt dan ook disproportioneel geacht. Het verbod zal daarom gelden vanaf 1 maart 2021 zodat Enrico de restanten tot die datum nog kan verkopen.