Inbreuk op het ‘OVIS’ merk van DeclaCare

Rechtbank Amsterdam 9 november 2016, IEF 16367 (Declacare B.V. tegen NControl B.V.) Merkinbreuk. Het betreft de inbreuk op het OVIS merk van Declacare. DeclaCare houdt zich bezig met de levering van compressie-, litteken- en wondproducten. Zij heeft een dienst waarin bestelling geautomatiseerd worden: OVIS. OVIS wordt als product op de website van NControl opgenomen. DeclaCare heeft NControl verzocht het gebruik van het merk OVIS te staken, omdat NControl zonder toestemming een identieke naam voor een product/dienst zou gebruiken waarvoor DeclaCare een merkinschrijving heeft verkregen. NControl voert verweer dat het merk van DeclaCare nietis is, nu dit te kwader trouw gedeponeerd zou zijn. Volgens de voorzieningenrechter zijn er geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgt dat DeclaCare het oogmerk had NControl te beletten een product te verkopen o.i.d. Ook zijn er geen feiten die ondersteunen dat DeclaCare kwaad in de zin heeft gehad bij de merkaanvraag. NControl heeft bovendien niet afdoende weersproken dat DeclaCare een legitiem doel nastreefde met de keuze voor OVIS en de registratie van haar merk, zoals door DeclaCare is bepleit. De voorzieningenrechter verbiedt NControl de naam OVIS te gebruiken voor diensten op het gebied van gezondheidszorg en informatie met betrekking tot gezondheidszorg.

5.5. Beide partijen gaan ervan uit dat de merken overeenstemmen en voor soortgelijke waren/diensten worden gebruikt. Ten eerste dient te worden beoordeeld of het Beneluxmerk van DeclaCare te kwader trouw is gedeponeerd op 16 oktober 2015. Immers, inden voorshands aannemelijk is dat sprake is van een nietig merkdepot door DeclaCare wegens kwade trouw, maakt DeclaCare inbruek op het merkrecht van NControl. Bij een depot dat niet te kwader trouw is gedaan door DeclaCare, waardoor er dus geen nietig merkdepot is, is het NControl die inrbeuk maakt op het merkrecht van DeclaCare.

5.8. Ter onderbouwing van haar stelling dat zij het merk OVIS heeft gebruikt in de periode drie jaren voor het depot door DeclaCare op 16 oktober 2015, heeft NControl er onder meer op gewezen dat in april, mei en oktober 2014 de eerste contracten zijn gesloten met commerciële gebruikers van OVIS. Daaraan voorafgaand is in de periode 2012-2013 de ontwikkelaar van OVIS, FarmInvent, begonnen met het testen van OVIS. Sinds november 2012 is op diverse manieren publiciteit gegeven aan OVIS, onder meer op congressen en op LinkedIn, zowel door NControl op haar eigen pagina als door medewerkers op hun LinkedIn accounts. In oktober 2013 heeft NControl OVIS geïntroduceerd op het KNMP congres. De lancering van de websites ovis-web.nl en ovisweb.nl heeft plaatsgehad op 24 september 2015.

5.15. (…) Al met al – de kleinschaligheid van de betrokken branche en de wijze waarop vanaf eind 2012 door NControl kenbaarheid is gegeven aan OVIS – is de voorzieningenrechter voorhands van oordeel dat, al zou X/DeclaCare geen wetenschap hebben gehad vab het voorgebruik door NControl, zij in ieder geval kennis hadden behoren te hebben van dit gebruik. De overige door NControl gestelde feiten en omstandigheden, zoals het gesprek in 2014 waarin X zou zijn ingelicht over OVIS, behoeven dan ook geen bespreking. Dat geldt eveneens voor het verweer van DeclaCare dat zij niet op de hoogte kon zijn van het (voor)gebruik, nu een voorafgaand aan het depot verricht internetonderzoek geen resultaten heeft opgeleverd. In het midden gelaten of een onderzoek op het internet op de zoekterm ‘ovis’ destijds inderdaad geen resultaten zou hebben opgeleverd, brengt dat – indien dat inderdaad zo is – nog niet met zich dat anders wordt geoordeeld over de wetenschap bij DeclaCare van het voorgebruik door NControl. De feiten en omstandigheden die voorhands aannemelijk maken dat DeclaCare van dit gebruik ‘had behoren te weten’ hebben zich immers in de periode voorafgaand aan dit (gestelde) internetonderzoek en het depot door DeclaCare voorgedaan.

5.17. De voorzieningenrechter stelt voorop dat NControl niet heeft geconcretiseerd in welke zin DeclaCare het oogmerk heeft gehad NControl te benadelen. NControl gaat uit van de veronderstelling dat de (enkele) omstandigheid dat DeclaCare kennis had behoren te hebben van het (voor)gebruik voldoende is om kwade trouw van de aanvrager aan te nemen. Zoals in r.o. 5.16 is weergegeven, is dat echter onvoldoende om zonder meer uit te kunnen gaan van kwade trouw bij de aanvrager. Feiten en omstandigheden waaruit volgt dat DeclaCare het oogmerk had NControl te beletten een product te verkopen, de toegang tot de markt te verhinderen of oneerlijk te beconcurreren, althans feiten en omstandigheden die ondersteunen dat DeclaCare kwaad in de zin heeft gehad met haar aanvraag, zijn in het geheel niet gesteld. NControl heeft bovendien niet afdoende weersproken dat DeclaCare een legitiem doel nastreefde met de keuze voor OVIS en de registratie van haar merk, zoals door DeclaCare is bepleit. Verder vormt een relevante factor dat NControl pas in 2014 het merk OVIS de facto in gebruik is gaan nemen. Relatief kort daarna heeft (in 2015) het depot door DeclaCare plaatsgehad. Van een langdurig gebruik door NControl en een als gevolg daarvan aan haar toekomende grotere mate van rechtsbescherming van haar teken, is geen sprake. Daarom kan niet worden aangenomen dat DeclaCare ten tijde van het depot het oogmerk tot benadeling had, hetgeen leidt tot het oordeel dat voorhands niet aannemelijk is geworden dat het depot te kwader trouw was. Overigens kan niet worden uitgesloten dat wel van kwade trouw sprake is, maar dat is onvoldoende. 

6. (…) De voorzieningenrechter verbiedt NControl de naam OVIS, waaronder , maar niet beperkt tot, “ovis-web”, “ovisweb”, te gebruiken voor diensten op het gebied van gezondheidszorg en informatie met betrekking tot gezondheidszorg, dan wel soortgelijke diensten en informatie waaronder, maar niet beperkt tot een elektronisch voorschrijfsysteem