Inbreuk op merkenrecht met verkoop van 'cuddlebugs'

Rechtbank Den Haag 19 oktober 2022, IEF 21231; ECLI:NL:RBDHA:2022:14598 (MB Trading tegen De Ridder) In deze zaak oordeelt de rechtbank of De Ridder nog steeds het recht heeft om de merkrechten te gebruiken voor de exploitatie van 'cuddlebugs', nadat de overeenkomst tussen partijen door ontbinding tot een einde is gekomen. De rechtbank oordeelt dat MB Trading als merkhouder het exclusieve recht heeft op het gebruik van de merkrechten na ontbinding van de overeenkomst, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Er is onvoldoende bewijs geleverd voor het verweer van De Ridder met betrekking tot mede-eigendom of eeuwigdurend gebruiksrecht, dus het is niet komen vast te staan dat De Ridder het recht heeft om de merkrechten te gebruiken voor de cuddlebugs-exploitatie. De Ridder had geen toestemming om de betreffende voorraad in de handel te brengen en daarom is er geen sprake van uitputting van de rechten op deze producten. De rechter oordeelt echter dat enkel tijdsverloop onvoldoende is voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking. Het gestelde gedogen door MB Trading is niet aan te merken als een bijzondere omstandigheid die bij De Ridder het vertrouwen heeft gewekt dat MB Trading haar aanspraak niet meer geldend zal maken. Ook kan het niet-bijhouden (en -bewaren) van een administratie met betrekking tot de handel in cuddlebug-producten niet aan MB Trading worden tegengeworpen. Daarom is er volgens de rechter geen sprake van rechtsverwerking. De Ridder maakt met het aanbieden en verhandelen van cuddlebug-producten inbreuk op de merkrechten.

4.5. De rechtbank stelt voorop dat ten tijde van de overeenkomst tussen partijen de afspraken golden zoals die in de overeenkomst zijn vastgelegd. De overeenkomst is op 17 april 2015 door ontbinding door De Ridder tot een einde gekomen. De vraag die nu voorligt, is welke consequenties die ontbinding heeft voor het gebruik van de merkrechten door De Ridder. De Ridder verwijst in dit verband naar artikel 3.3 van de overeenkomst, die – samengevat – inhoudt dat indien één van de betrokken partijen uit de overeenkomst stapt, de overeenkomst tussen de andere partijen in stand blijft, en stelt dat niet zíj degene is geweest die ‘opstapte’ uit de samenwerking, maar dat dat Burger Beheer is geweest, nu die de afspraken tussen partijen flagrant had geschonden. Voornoemd artikel is echter – zo heeft De Ridder desgevraagd ook erkend tijdens de mondelinge behandeling – niet geschreven voor een situatie zoals de onderhavige, waarin de overeenkomst door één van de partijen is ontbonden en de overeenkomst als gevolg daarvan is opgehouden te bestaan. Vanaf het moment van ontbinding van de overeenkomst geldt, dat – behoudens afwijkende partijafspraken, die gesteld noch gebleken zijn – aan MB Trading als merkhouder een uitsluitend recht toekomt ten aanzien van het gebruik van de merkrechten. Het verweer ten aanzien van de gestelde mede-eigendom dan wel een eeuwigdurend gebruiksrecht is dan ook onvoldoende onderbouwd is, zodat niet is komen vast te staan dat De Ridder een eeuwigdurend en onherroepelijk gebruiksrecht heeft op de merkrechten ten behoeve van de exploitatie van de cuddlebugs.

4.8. De rechtbank verwerpt het uitputtingsverweer en overweegt daartoe als volgt. Ook indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat de door De Ridder aangeboden cuddlebug -producten afkomstig waren uit een voorraad die zij heeft aangelegd ten tijde van het bestaan van de overeenkomst met de merkhouder, betekent dit niet dat de betreffende cuddlebug -producten met toestemming van de merkhouder in het handelsverkeer zijn gebracht. Blijkens onderdelen (i) en (ii) van de considerans van de overeenkomst werd die voorraad immers mede voor rekening en risico van de merkhouder aangelegd en zou die pas daarna door partijen in de handel gebracht worden. Nu De Ridder die overeenkomst heeft ontbonden, had zij vanaf het moment van ontbinding derhalve toestemming van de merkhouder nodig om de betreffende voorraad in de handel te brengen. Vaststaat dat De Ridder die toestemming niet heeft verkregen. Van uitputting is dan ook geen sprake.

4.9. De Ridder heeft betoogd dat er sprake is van rechtsverwerking. De Ridder stelt daartoe dat MB Trading , nadat zij De Ridder in 2015 heeft gesommeerd om de (eventuele) verkoop van cuddlebugs te staken en gestaakt te houden, de verkoop van de cuddlebug -producten door De Ridder jarenlang heeft gedoogd. Vervolgens heeft MB Trading – aldus nog steeds De Ridder – terzake hetzelfde verwijt in 2020 opnieuw gesommeerd. Door het jarenlange gedogen is bij De Ridder de verwachting gewekt dat MB Trading haar merkrechten niet meer zou gaan handhaven. Dit verweer gaat niet op. Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is enkel tijdsverloop immers ontoereikend. Het door De Ridder gestelde gedogen aan de zijde van MB Trading heeft enkel betrekking op het tijdsverloop en is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een bijzondere omstandigheid als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar ( De Ridder ) het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser ( MB Trading ) zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. De Ridder heeft nog gesteld dat haar positie door het tijdsverloop is geschaad, omdat zij is gestopt met het administratieve systeem dat zij hanteerde voor de cuddlebug -producten. De Ridder verliest hiermee uit het oog dat op grond van artikel 3:15i BW en artikel 2:10 BW op haar een administratieplicht rust en er voor die zakelijke administratie bovendien een fiscale bewaarplicht van zeven jaren geldt. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het niet bijhouden (en bewaren) van een administratie met betrekking tot de handel in cuddlebug -producten niet aan MB Trading kan worden tegengeworpen. Van rechtsverwerking is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake.