Inbreuk op TOPLAB merken

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 september 2023, IEF 21679; ECLI:NL:RBDHA:2023:13590 (Trespa tegen ASD Laminat). Trespa is een onderneming in onder meer de ontwikkeling van architectonische plaatmaterialen. Zij is houdster van de merken TOPLAB, TOPLAB Vertical en TOPLAB Base. De TOPLAB-producten kunnen worden aangebracht op wanden, plafonds, meubels en kasten. ASD Laminat brengt producten op de markt voor toepassing in chemische, medische, wetenschappelijke en cosmetische sectoren onder de naam LABTOP of LAB TOP. Trespa heeft ASD Laminat gesommeerd de inbreuk op het TOPLAB-merk te staken, maar hier heeft ASD Laminat geen gehoor aan gegeven. Hierop stapte Trespa naar de rechter en verzocht een inbreukverbod. Daarnaast stelt Trespa dat ASD Laminat met het gebruik van een Registered Trademark icoon na het woord LABTOP de indruk dat zij merkregistraties op haar naam heeft staan. ASD Laminat voert verweer dat de voorzieningenrechter onbevoegd is en daarnaast dat de vorderingen van Trespa afgewezen moeten worden.

Ter onderbouwing van haar verweer ten aanzien van de bevoegdheid van de voorzieningenrechter stelt ASD Laminat dat zij een vestiging in Italië heeft, waardoor de Nederlandse voorzieningenrechter niet bevoegd is. Niet is echter gebleken van een stabiele en werkelijke vorm van aanwezigheid in Italië waaruit een bedrijfsactiviteit wordt verricht, wat vereist is voor een ‘vestiging’ blijkt uit Hummel tegen Nike [zie IEF 16802]. ASD Laminat motiveert echter niet voldoende dat sprake is van een vestiging, waardoor de voorzieningenrechter bevoegd is in deze zaak. ASD Laminat betoogt verder dat het TOPLAB-merk beschrijvend is voor de waren die zij op de markt brengt, maar hier gaat de voorzieningenrechter niet in mee. Om een koppeling te maken tussen het TOPLAB-merk en hun producten zijn namelijk te veel denkstappen nodig om het merk als beschrijvend aan te merken. ASD Laminat stelt ook dat het merk onderscheidend vermogen mist, maar motiveert dit onvoldoende. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat sprake is van enige mate van overeenstemming wegens behoorlijke fonetische en visuele overeenstemming. Hierdoor dient bekeken te worden of sprake is van verwarringsgevaar. De voorzieningenrechter oordeelt dat hier sprake van is, doordat zij de ondernemingen of producten met elkaar kunnen verwarren. Het inbreukverbod wordt toegewezen en het gebruik van het Registered Trademark icoon dient te worden gestaakt.

4.18. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het relevante publiek aan het woord TOPLAB, zo zij het niet als een fantasiewoord zal opvatten, hooguit de betekenissen ‘geweldig of fantastisch (‘TOP’) laboratorium (‘LAB’)’ of ‘bovenste (‘TOP’) laboratorium (‘LAB’)’ zal toekennen. Uitgaande van deze betekenissen, is, naar voorlopig oordeel, de kans niet groot dat het TOPLAB-Merk in een bodemprocedure of een procedure bij het EUIPO als beschrijvend en daarmee als niet geldig zal worden aangemerkt. Het woord TOPLAB in de betekenissen als hiervoor bedoeld, beschrijft immers geen kenmerk (zoals bijvoorbeeld het type, de kwaliteit, de samenstelling of de bestemming) van de waren waarvoor het TOPLAB-Merk is ingeschreven, namelijk thermoplastische producten, platen, panelen en werkbladen. Om een koppeling te kunnen maken tussen het TOPLAB-Merk en die waren, zo dat al mogelijk is, moet het relevante publiek te veel denkstappen maken.