Inbreuk op Volkswagen-Uniemerken

Rechtbank Den Haag 17 juni 2020, IEF 19278; ECLI:NL:RBDHA:2020:5233 (Volkswagen tegen Navaudio) Volkswagen is houder van een aantal Uniebeeld- en Uniewoordmerken. Navaudio is detailhandelaar in onder meer auto-onderdelen, accessoires en elektronica. Volkswagen constateert dat Navaudio bij het aanbieden van navigatiesystemen op haar website VW-beeld- en woordmerken gebruikte, wat indruist tegen de in de onthoudingsverklaring gemaakte afspraak. Derhalve zou Navaudio inbreuk maken op het Volkswagen-Unierecht. Volkswagen vordert daarom betaling van de verbeurde contractuele boete uit de onthoudingsverklaring. Navaudio stelt dat de onthoudingsverklaring vernietigbaar is, omdat deze door bedreiging, althans door misbruik van omstandigheden, tot stand is gekomen. Zowel bedreiging als misbruik van omstandigheden wordt niet aangenomen. Met het wijzen op de consequenties van het niet voldoen aan de voorwaarden, heeft Volkswagen Navaudio niet bedreigd. Het staat een merkhouder die een inbreuk constateert vrij om handhavend op te treden. Slechts de door Navaudio gestelde omstandigheid dat Volkswagen één van de grootste autoproducenten is, brengt niet mee dat Volkswagen misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Zowel met de aanbiedingen op de website van 20 december 2017 als die van 17 januari 2019 maakt Navaudio inbreuk op de VW-merken. Nu Navaudio erkent dat zij in de onthoudingsverklaring heeft toegezegd geen inbreuk meer te zullen maken, heeft Volkswagen Navaudio terecht aangesproken op het tekortschieten in de nakoming. De vordering van Volkswagen wordt gedeeltelijk toegewezen.

4.5. Van bedreiging in de hiervoor bedoelde zin bij de totstandkoming van de onthoudingsverklaring is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Het feit dat op 21 december 2016 door de voorzieningenrechter ten behoeve van Volkswagen verlof is verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op bij Navaudio in voorraad zijnde navigatiesystemen en tot het leggen van verhaalsbeslag op de bankrekening van Navaudio (zie rov. 2.3), betekent dat op dat moment door Volkswagen voldoende aannemelijk was gemaakt dat Navaudio inbreuk maakte op de in de eerste sommatiebrief genoemde merkrechten. Vervolgens heeft Volkswagen de beslagen gelegd en Navaudio verzocht en gesommeerd de door haar opgestelde voorwaarden in haar eerste sommatiebrief, waaronder het staken en gestaakt houden van inbreuk op voornoemde merkrechten (voorwaarde onder B.) op straffe van betaling van een boete (voorwaarde onder F.), alsook de betaling van een (voorschot op) schadevergoeding (voorwaarde onder E.), voor akkoord te ondertekenen (zie de brief onder rov. 2.4). Volkswagen heeft Navaudio daarbij inderdaad gewezen op de consequenties van het niet voldoen aan het instemmen met de voorwaarden, namelijk het ontvangen van een dagvaarding in een procedure bij de rechtbank, met een vordering tot vergoeding van de volledig gemaakte advocaatkosten op grond van artikel 1019h Rv (“die zullen blijven oplopen naarmate u er langer over doet om mee te werken en naarmate u meer blijft bellen/corresponderen”), en instandhouding van het beslag op de bankrekening van Navaudio (“Pas na ontvangst van het voorschot kunnen wij het beslag opheffen”). Daarmee heeft zij Navaudio evenwel niet bedreigd. Het staat een merkhouder die constateert dat een derde zonder haar toestemming gebruik maakt van haar merken immers vrij handhavend tegen die derde op te treden en rechtsmaatregelen tegen die derde te treffen. De druk die Volkswagen op Navaudio heeft gelegd door haar op die mogelijkheden te wijzen, was dan ook geoorloofd.

4.7. Ook van misbruik van omstandigheden is geen sprake. De enige omstandigheid die Navaudio heeft gesteld is de positie van Volkswagen als één van de grootste autoproducenten. Om gelijke redenen als hiervoor ten aanzien van de gestelde bedreiging is overwogen, kan echter niet worden gezegd dat Volkswagen misbruik heeft gemaakt van die positie.

4.12. Dit leidt ertoe dat Navaudio met de aanbiedingen van 20 december 2017 inbreuk heeft gemaakt op de VW-merken, waartegen Volkswagen zich kan verzetten. Nu Navaudio erkent dat zij onder B. van de onthoudingsverklaring heeft toegezegd geen inbreuk meer te zullen maken op dezelfde merkrechten op dezelfde wijze zoals aan de orde bij het opstellen van de onthoudingsverklaring, heeft Volkswagen Navaudio terecht aangesproken op het tekortschieten in de nakoming van onderdeel B. van de onthoudingsverklaring. De in de aanbiedingen van 20 december 2017 gebruikte VW-merken stemmen immers (met uitzondering van het TOUAREG-woordmerk) overeen met de in de eerste sommatiebrief genoemde merken van Volkswagen en ook toen was sprake van het gebruik van de merken bij aanbiedingen voor navigatiesystemen. Navaudio heeft aldus exact dat gedaan wat zij had toegezegd niet meer te zullen doen. Dat de aanbiedingen van 20 december 2017 strijdig zijn met hetgeen in de onthoudingsverklaring door Navaudio was toegezegd, volgt ook uit haar reactie op de tweede sommatiebrief: “Beide aangegeven punten zijn direct aangepast, wij hebben toender tijd alles aangepast en is deze ons echt ontgaan!”

4.15. De tekst van onderdeel B. van de onthoudingsverklaring vermeldt immers duidelijk dat Navaudio iedere inbreuk op de in die verklaring opgenomen merken van Volkswagen, waaronder het VOLKSWAGEN-woordmerk, dient te staken, en gestaakt dient te houden, waaraan – voor zover relevant – is toegevoegd dat daar het aanbieden van navigatiesystemen onder moet worden begrepen, maar ook dat het daartoe niet is beperkt. Navaudio heeft in de correspondentie over de voorwaarden van die onthoudingsverklaring vervolgens wel bevestigd willen zien dat de onthoudingsverklaring beperkt zou zijn tot de merkrechten als destijds aan de orde (zie de e-mail van 30 december 2016 van de feitelijk bestuurder van Navaudio: “Geachte mevrouw, Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken en gaf u aan dat het geen wat u ons heeft geschreven enkel berust op de modellen waar het nu om gaat te weten volkswagen golf 7 zoals vermeld in uw productie. Hiervan zou ik dan ook een bevestiging krijgen per email.”, zie rov. 2.5), maar heeft geen andere vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van onderdeel B. Hieruit maakt de rechtbank op dat Navaudio helder heeft willen krijgen op welke merken zij zich in de toekomst moest concentreren om te voorkomen in strijd te handelen met de onthoudingsverklaring, maar ook dat onderdeel B. verder geen vragen opriep. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Navaudio in redelijkheid ook niet kunnen menen dat het met de onthoudingsverklaring, waarmee Volkswagen juist – expliciet benoemd – tot doel had een einde te maken aan inbreuken op de in die verklaring genoemde merken, niet langer was toegestaan navigatiesystemen (zonder de duidelijke toevoeging van “Geschikt voor (…)”) onder die merken aan te bieden, maar wel andere accessoires voor auto’s van Volkswagen, zoals een binnenspiegel met video monitor. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het de professie van Navaudio is om auto-onderdelen, accessoires en elektronica via de website te verkopen, zodat zij bekend mag worden verondersteld met de grenzen en spelregels ten aanzien van de merkrechten van bedrijven als Volkswagen.