Inbreuk op WCR-merken: toevoeging 'Benelux' en de domeinnaamextensie zijn slechts beschrijvend van aard

Rechtbank Den Haag 24 januari 2018, IEF 17456; ECLI:NL:RBDHA:2018:500 (WCR tegen TCC) Merkenrecht. Domeinnamen. WCR is gespecialiseerd in het leveren van producten en diensten op het gebied van warmtetechniek, waaronder (plaat)warmtewisselaars. TCC houdt zich bezig met de verkoop van en het leveren van onderhoudsdiensten voor warmtewisselaars. WCR is houdster van domeinnamen wcr.nl en wcrbenelux.nl en van een Unie- en internationaal beeldmerk. TCC heeft verschillende domeinnamen, waaronder wcrbenelux.com en wcrbenelux.eu, geregistreerd en naar haar eigen website doorgelinkt. Na sommatie is het gebruik van de domeinnamen gestaakt, maar de onthoudingsverklaring niet ondertekend. WCR vordert met succes verklaring voor recht van merkinbreuk in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo. TCC moet de domeinnamen om niet overdragen.

4.6. Gelet op de door WCR ontwikkelde stellingen ziet de rechtbank aanleiding om tevens te beoordelen of sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo (hierna: de sub b grondslag). Die vraag moet bevestigend worden beantwoord. Daartoe is het volgende redengevend. Van inbreuk in de zin van de sub b grondslag is sprake als een teken in het economisch verkeer wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven en het teken zodanig overeenstemt met het merk dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden en de onderscheidende kracht van het merk.

4.7. Door de Domeinnamen te gebruiken om door te linken naar (de onderhoudspagina van) haar eigen website, gebruikt TCC deze voor haar eigen onderhoudsdiensten ten aanzien van warmtewisselaars. Door dit gebruik is een verband ontstaan tussen de tekens (de Domeinnamen) en de aangeboden waren en/of diensten op de onder dat teken gehouden en gepresenteerde website, zodat sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren en diensten in het economisch verkeer. De Domeinnamen worden door TCC gebruikt voor waren en diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor de WCR-merken zijn ingeschreven, te weten (onderhoud van) warmtewisselaars. De door TCC als domeinnamen gebruikte tekens stemmen in grote mate overeen met de WCR-merken. De lettercombinatie “WCR” vormt het meest kenmerkende aspect van de WCR-beeldmerken en van de Domeinnamen. Het onderdeel Benelux en de domeinnaamextensie zijn slechts beschrijvend van aard. TCC betwist dat de WCR-merken onderscheidende kracht hebben. Dit verweer heeft zij echter niet, althans niet voldoende, toegelicht. Gesteld noch gebleken is dat de lettercombinatie “WCR” beschrijvend is voor de waren en diensten die onder de WCR-merken worden aangeboden, zodat de WCR-merken naar het oordeel van de rechtbank een normaal onderscheidend vermogen hebben. TCC heeft derhalve diensten aangeboden onder met de WCR-merken overeenstemmende tekens voor diensten die overeenstemmen met de diensten waarvoor de WCR-merken zijn ingeschreven.

4.9. Een en ander leidt tot de slotsom dat TCC inbreuk op de WCR-merken heeft gemaakt in de zin van art. 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Het door WCR gevorderde verbod (zie 3.1 vordering (ii)), zal dan ook worden toegewezen, maar zal ter voorkoming van executieproblemen worden beperkt tot de handelingen zoals in het dictum verwoord. Nu TCC op dit moment niet meer doorlinkt vanaf de Domeinnamen, voorziet de rechtbank geen executieproblemen bij de gevorderde directe ingang van het verbod. Niet valt in te zien dat WCR naast het toe te wijzen verbod nog belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht (zie 3.1. onder (i)). Deze vordering wordt dan ook afgewezen. De vordering tot opgave van alle door TCC geregistreerde domeinnamen waarin de lettercombinatie “WCR” voorkomt (zie 3.1.vordering (iii) aanhef en onder (a)), is wel toewijsbaar. TCC heeft ter zitting weliswaar aangevoerd dat zij geen andere domeinnamen dan de reeds genoemde geeft geregistreerd, maar dit wordt door WCR betwist. Wanneer geen andere namen geregistreerd zijn, blijft de opgave beperkt tot de Domeinnamen.

4.13. De door WCR gevorderde overdracht van de Domeinnamen zal verder worden toegewezen om niet, zoals gevorderd, nu TCC daartegen niet gemotiveerd is opgekomen. WCR vordert dat de Domeinnamen worden overgedragen aan haarzelf, dan wel aan Alfa Laval. Ter voorkoming van executieproblemen zal worden bepaald dat overdracht moet plaatsvinden aan WCR, nu Alfa Laval haar gemachtigd heeft om haar rechten op de WCR-merken in deze procedure zelfstandig te handhaven.