Inbreuk Unierechten door verhandelen nep-artikelen

Rechtbank Den Haag 12 juni 2019, IEF 18532, RB 3324; ECLI:NL:RBDHA:2019:5988 (PopSockets tegen VOF) Merkenrecht. Modellenrecht. Inbreuk. PopSockets verkoopt een button en houder in een combi-pack dat achterop een mobiele telefoon of een ander elektronisch apparaat kan worden aangebracht en is houder van de merken en het model. De VOF exploiteert een groot- en detailhandel in partijgoederen en verkoopt deze goederen via internet en op markten. De VOF plaatst op Facebook en Marktplaats advertenties waarin zij namaak Popsockets te koop aanbiedt. VOF heeft inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerken.

Inbreuk op merkrechten
4.3. Op grond van art. 9 lid 2 sub a UMVo is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren en diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.6. De rechtbank interpreteert het verweer van [de VOF ] c.s. aldus dat zij aanvoert geen inbreuk te maken omdat (i) niet duidelijk is dat het (niet) om originele, van PopSockets afkomstige, producten gaat en (ii) het woord ‘popsockets’ in de advertenties/berichten een generieke aanduiding betreft. Dit verweer faalt. Er moet van worden uitgegaan dat de door [de VOF ] c.s. te koop aangeboden producten namaakgoederen betreffen, reeds omdat op de verpakkingen niet het Uniemerk is aangebracht, terwijl dit bij de originele van PopSockets afkomstige producten, naar onbestreden is, wel het geval is. Voorts heeft PopSockets tijdens de comparitie van partijen getoond dat in (de zijkant van) de buttons bij de originele producten wel en bij de bij [de VOF ] c.s. gedane testaankopen niet het woord ‘popsockets’ gestanst is. Ook de prijsstelling duidt erop dat het niet gaat om originele PopSockets producten. [de VOF ] c.s. heeft een en ander niet, althans niet gemotiveerd, betwist.

4.10. In het midden kan blijven of bij het aanbod als bedoeld in 4.4 onder c en d eveneens sprake is van namaakgoederen omdat [de VOF ] c.s. naar de rechtbank begrijpt betoogt dat dit aanbod producten betreft die door of met toestemming van PopSockets in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht. Dit verweer faalt. [de VOF ] c.s., op wie de bewijslast van de door haar gestelde (en door PopSockets betwiste) uitputting rust10, heeft de beweerdelijke uitputting niet, althans onvoldoende, concreet gemaakt. Het enige dat zij in dit verband heeft overgelegd is het in 2.16 weergegeven e-mailbericht van [gedaagde 1] waarin niet méér wordt vermeld dan dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] op 28 juni 2017 op de Bazaar in Beverwijk 30 stuks popsockets hebben gekocht. Dit vormt nog geen begin van een ‘paper trail’ die naar PopSockets zou kunnen leiden. Voor de vereiste toestemming van PopSockets bestaat geen enkele aanwijzing. Bij die stand van zaken moet ervan worden uitgegaan dat [de VOF ] c.s. ook met het aanbieden en verhandelen van de in 4.4 onder c en d beschreven producten inbreuk maakt op de Uniemerken.

Modelrecht
4.12. Aangezien het beroep van PopSockets op de merkenrechtelijke grondslag slaagt, kan een beoordeling van haar subsidiaire beroep op het Model onbesproken blijven.