Inbreukverbod op Benelux-beeldmerk toegewezen

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 2 juli 2020, IEF 19324; ECLI:NL:RBNHO:2020:5174 (Adelca c.s. tegen Sensilab) Kort geding. Merkenrecht. Adelca c.s. spreekt Sensilab aan voor inbreuk op haar merkenrecht op het teken SlimJOY - al dan niet met de toevoeging “enjoy your body”. Merkenrechtinbreuk op het Benelux-beeldmerk wordt aangenomen en een verbod op het gebruik van het teken en het te koop aanbieden en leveren van producten voorzien van het teken wordt toegewezen. Het verbod is beperkt tot de Benelux.

4.22. Sensilab heeft niet weersproken dat het Teken, al dan niet met de toevoeging “enjoy your body”, overeenstemt met het Benelux-beeldmerk van Adelca c.s., in het economisch verkeer gebruikt wordt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het Benelux-beeldmerk is ingeschreven, en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat. Tevens staat als onweersproken in dit kort geding tussen partijen vast dat Sensilab inbreuk heeft gemaakt op het Benelux-beeldmerk in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE door binnen de Benelux afslankproducten met verpakkingen voorzien van het Teken, al dan niet met toevoeging “enjoy your body”, te koop aan te bieden, alsmede door domeinnamen, websites en e-mailadressen te gebruiken die het Teken bevatten. Het gevorderde verbod is reeds daarom op grond van het Benelux-beeldmerk toewijsbaar, voor het territorium van de Benelux.

4.23. Sensilab heeft aangevoerd dat de inschrijvingen van het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk van Adelca c.s. te kwader trouw zijn geweest, althans dat het inroepen van die merken door Adelca c.s. onrechtmatig is. Sensilab voert daartoe aan dat zij in 2017 reeds grote inspanningen verrichtte om naamsbekendheid van het Teken op te bouwen. Volgens Sensilab moet Adelca c.s. er daarom mee bekend zijn geweest dat het Teken werd gebruikt door Sensilab op het moment dat Adelca c.s. het Uniebeeldmerk op 16 november 2017 en het Uniewoordmerk op 7 maart 2018 registreerde.

4.24. De voorzieningenrechter overweegt dat dit betoog van Sensilab - voor zover dit al slaagt, hetgeen in dit kort geding in het midden kan blijven - geen betrekking heeft op het Benelux-beeldmerk van Adelca c.s. Dat beeldmerk is immers reeds op 11 augustus 2015 geregistreerd, terwijl Sensilab stelt dat zij pas in 2017 is begonnen met het gebruik van het Teken. Nu de onweersproken inbreuk op het Benelux-beeldmerk reeds voldoende grondslag vormt voor toewijzing van het gevorderde verbod in de Benelux, wordt aan de beoordeling van de vraag of Adelca c.s. zich ook kan beroepen op bescherming van het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk, en de vraag of de registratie door Adelca c.s. te kwader trouw is geschied, niet toegekomen. Daartoe is redengevend dat de voorzieningenrechter (zoals reeds is overwogen) weliswaar bevoegd is ook voor het Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk een verbod te geven (indien sprake is van een inbreuk), maar dat die bevoegdheid is beperkt tot een verbod voor Nederland. Omdat het beroep van Adelca c.s. op haar Uniebeeldmerk en Uniewoordmerk in dit kort geding niet kan leiden tot een verdergaand verbod dan het toewijsbare verbod op grond van het Benelux-beeldmerk, heeft Adelca c.s. bij haar beroep op het Uniebeeldmerk en het Uniewoordmerk in dit kort geding onvoldoende belang.