INCREDIBLE burger maakt inbreuk op IMPOSSIBLE burger

Hof Den Haag 12 april 2022, IEF 20668; C/09/58 1242 / HA ZA 19-1062 (Incredible Burger tegen Impossible Burger) Nestlé komt in hoger beroep op tegen het vonnis van de rechtbank, omtrent de "Incredible Burger" van Nestlé tegenover de "Impossible Burger" van Impossible Foods inc [zie IEF 19227]. Het hof acht de term "Impossible Burger" niet beschrijvend noch mist deze enig onderscheidend vermogen. De in dit kader ingebrachte marktonderzoeken konden hierbij de conclusies niet dragen, vanwege een onjuiste vraagstelling. Daarnaast gaat het hof ook in op de afstemmingsregel, waarbij het hof heeft geconcludeerd dat deze primair in lijn met de eerdere uitspraak van de Kamer van Beroep van het EUIPO zal overwegen, in het geval dat de eerder gedane argumenten op dit punt louter worden herhaald. Een depot van het merk te kwader trouw wordt onder de omstandigheden waarin de merkinschrijving plaatsvindt met het oog dit merk op de markt te brengen ook niet aangenomen. Ten slotte slagen de overige grieven van Nestlé niet, waardoor de uitspraak van de rechtbank in Den Haag zal worden bekrachtigd door het hof.

4.12. Dat een merk beschrijvend is als het kan dienen tot aanduiding van (kenmerken van) de desbetreffende waren of diensten brengt mee dat aan het beschrijvend zijn van een als merk aangevraagd beschrijvend woord niet afdoet dat dat woord ook andere (in de context van de waren/diensten niet-beschrijvende) betekenissen heeft en/of dat dat woord slechts één van de benamingen is om (een kenmerk van) de waren of diensten te beschrijven. Dit betekent echter niet dat daarmee niet meer nodig is dat dat er een voldoende direct en specifiek verband is tussen het merk en de waren waarvoor het is ingeschreven en dat het publiek hierdoor meteen, zonder noodzaak tot verder nadenken het merk opvat als een beschrijving van de desbetreffende waren of diensten. Daarvan zal in beginsel sprake zijn als een woord meerdere letterlijke betekenissen heeft en in één van die betekenissen wordt gebruikt om (een kenmerk van) de waren of diensten te beschrijven waarvoor een teken is aangevraagd. In dit geval gaat het daar niet om. (…)

4.16. Het is juist dat de door Nestlé genoemde aanduidingen en slogans geen onderscheidend vermogen hebben omdat voor het publiek meteen duidelijk is dat het daarbij gaat om gebruikelijke en/of lovende uitingen. Dat geldt niet voor de aanduiding IMPOSSIBLE BURGER. Allereerst is geen sprake van een slogan. Een slogan zal door het publiek in het algemeen eerder worden opgevat als slechts een lovende uiting dan een aanduiding bestaande uit een combinatie van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord. Voorts is, zoals hiervoor overwogen, het woord impossible in combinatie met burger niet beschrijvend. Dat slogans waarin het woord impossible voorkomt, zoals “Do/achieve/expect the impossible” en “make/making the impossible possible”, door het publiek als een wervende uiting of slogan zullen worden opgevat maakt niet dat de term impossible als bijvoeglijk naannvoord een positieve connotatie heeft. Als het woord niet wordt opgevat als (praktisch) onmogelijk kan het ook een negatieve connotatie in de zin van onuitstaanbaar hebben. Het hof acht niet aannemelijk dat het publiek het merk meteen zal opvatten als een wervende of lovende (reclame)uiting. Integendeel, het hof acht aannemelijk dat de aanduiding IMPOSSIBLE BURGER de verbeelding zal prikkelen en het relevante publiek zal aanzetten tot nadenken. In dat licht kan niet worden geoordeeld dat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Ook grief 3 faalt derhalve.