Kitcar maakt inbreuk op auteurs- en merkenrechten Ferrari

Hof Den Haag 11 oktober 2022, IEF 21015, ECLI:NL:GHDHA:2022:1995 (Ferrari tegen geïntimeerde) Zie ook [IEF 20041]. Ferrari verwijt geïntimeerde dat hij een kitcar te koop heeft aangeboden waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merk- en auteursrechten van Ferrari. Zij heeft gevorderd geïntimeerde te bevelen die inbreuken te staken, met nevenvorderingen, waaronder de vordering tot vernietiging van de auto. De rechtbank heeft wel inbreuk op de merken, maar geen inbreuk op de auteursrechten aangenomen en de nevenvorderingen deels toegewezen. De vordering tot vernietiging is afgewezen. Het hof oordeelt dat geïntimeerde wel inbreuk maakt op de auteursrechten van Ferrari. De totaalindrukken van de kitcar stemmen namelijk overeen met de Ferrari Daytona Spider. Het hof oordeelt dat geïntimeerde ook inbreuk maakt op het merkenrecht van Ferrari omdat op de kitcar tekens zijn aangebracht die inbreuk maken op het merk van Ferrari. Geïntimeerde moet de inbreuken staken, de vordering tot vernietiging van de kitcar wordt gedeeltelijk toegewezen. 

5.3. Ferrari stelt dat het uiterlijk van de Daytona Spyder een auteursrechtelijk beschermd werk is waarvan de totaalindruk wordt bepaald door (de combinatie van) de volgende auteursrechtelijke trekken 1) een lange brede voorzijde, die glooiend vanaf de voorruit naar de voorkant afloopt, 2) glooiend voortgezet met een naar achter gerichte cockpit met naar achteren gerichte raamstijlen, 3) een canvas cabrio-dak dat schuin afloopt naar de achterkant van de auto en 4) een korte platte abrupt afgesneden achterkant. Hierdoor ontstaat een specifiek profiel en een elegant en doelgericht uiterlijk. 

5.4. Daarnaast heeft zij zich bij AD nog beroepen op combinaties van kenmerkende ontwerpelementen met betrekking tot de voor-, zij- en achterkant van de Daytona Spyder.

5.13. Mede op grond van de eigen waarneming is het hof van oordeel 

- dat de totaalindrukken van de Auto en de Daytona Spyder overeenstemmen;

- dat die overeenstemmende totaalindruk van de Auto eveneens bepaald wordt de combinatie van de in rechtsoverweging 5.3 genoemde elementen.

Deze overeenstemming wordt bovendien nog versterkt doordat de Auto ook de combinaties van de in rechtsoverweging 5.4 bedoelde elementen vertoont, zoals aangegeven in de door Ferrari als producties 19 en 20 overgelegde foto’s van de Daytona Spyder en de Auto. Het hof acht de overgelegde foto’s voldoende duidelijk om tot dit oordeel te komen. Daarvoor is bezichtiging van de auto’s niet nodig.

6.10. Voor zover de tekens identiek zijn aan één van de Merken en gebruikt, respectievelijk ingeschreven zijn voor dezelfde waren, is sprake van inbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Bovendien is door het gebruik van die identieke tekens voor dezelfde waren verwarring te duchten bij een aanzienlijk of substantieel deel van het relevante publiek als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub b UMVo, in die zin dat dat publiek zal denken dat het om een auto van Ferrari gaat. Door dat gebruik wordt dus afbreuk gedaan aan de functies van het Merk, in het bijzonder aan de herkomstfunctie, en is ook sprake van in breuk als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub b (hierna ook: sub b-inbreuk). Dat sprake is van verwarringsgevaar en sub b-inbreuk geldt ook voor zover de tekens niet identiek zijn, maar overeenstemmen met één van de Merken, gelet op de grote mate van overeenstemming tussen de tekens en het desbetreffende Merk, de omstandigheid dat de waren waarvoor de tekens worden gebruikt en de Merken zijn ingeschreven gelijk zijn en de grote bekendheid van de Merken. Het gebruik van de paarden op de wieldoppen is naar het oordeel van het hof dus ook inbreukmakend.

7.6. Bij de beoordeling van de vordering tot vernietiging moet rekening worden gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen. Het hof is van oordeel dat de totale vernietiging van de Auto niet proportioneel is. Het zou zinloze kapitaalvernietiging en onnodige schade voor [geïntimeerde] opleveren, waarbij het hof meeweegt dat [geïntimeerde] onbetwist heeft gesteld dat de financiële gevolgen van deze zaak onevenredig zwaar op hem als kleine zelfstandige ondernemer drukken. Voorts worden door de vernietiging van de inbreukmakende onderdelen de belangen van Ferrari, mede in aanmerking nemende dat Ferrari stelt dat zij zich op zichzelf niet verzet tegen de “onderhuidse” Corvette C3, voldoende gewaarborgd. Dat heeft ook voldoende afschrikwekkende werking. Dat gedeeltelijke vernietiging (praktisch) niet mogelijk zou zijn is door [geïntimeerde] gemotiveerd betwist en heeft Ferrari niet (voldoende) onderbouwd, terwijl namens haar tijdens de mondelinge behandeling in eerste aanleg is erkend dat de verwijdering van alleen de carrosserie “op zich wel zal kunnen”. Het risico dat op de restanten weer een inbreukmakende auto zal worden gebouwd acht het hof, ook gelet op het op te leggen inbreukverbod, te gering om op grond daarvan de belangenafweging anders te laten uitvallen en volledige vernietiging te bevelen. Ferrari heeft niet aangegeven welk belang zij heeft bij vernietiging van de bij de Auto behorende documentatie en toegangssleutels. Het hof zal de vernietiging gelasten van de gehele carrosserie, (inclusief) de lampen, de bumpers, de spatborden en de velgen (met de wieldoppen) en voorts van de stoelen, alsmede van het stuur, als goed waarmee, door het daarop aangebrachte teken, merkinbreuk wordt gemaakt.