Kleine toevoegingen wijzigen het onderscheidend vermogen van makelaarslogo niet

Vzr. Rechtbank Overijssel 27 september 2023, IEF 21694; ECLI:NL:RBOVE:2023:3796 (Eisers tegen gedaagde). Eisers verrichten diensten op het gebied van makelaardij. Eiseres 2 is merkhouder van merk 1, wat ingeschreven is in 2015. Eiseres 1 is merkhouder van merk 2, wat gedeponeerd is in 2022. Tot eind december 2022 hebben eisers samengewerkt met gedaagde, waarbij gedaagde gebruik heeft gemaakt van de merken. Na beëindiging van de samenwerking bleef ook gedaagde actief in de makelaardij. Eisers komen na beëindiging van de samenwerking met gedaagde op tegen inbreuk op hun twee beeldmerken met woordelementen. Bij de voorzieningenrechter eisen zij staking van het maken van inbreuk op beide merken. Gedaagde voert aan dat merk 1 niet normaal wordt gebruikt. Merk 2 heeft slechts kleine toevoegingen ten opzichte van merk 1, waardoor het gebruik van merk 2 het onderscheidend vermogen van merk 1 niet wijzigt. Het gebruik hiervan door merkhouders valt onder normaal gebruik van het merk volgens de voorzieningenrechter. Gedaagde verweert zich daarnaast door te stellen dat zij een geldige reden heeft om gebruik te maken van de merken, omdat zij de merken groot heeft gemaakt. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit geen geldige reden voor gebruik oplevert.

Ten aanzien van merk 2 stelt gedaagde dat zij al gebruikmaakte van het merk voordat dit gedeponeerd werd. Het merk is volgens haar te kwader trouw gedeponeerd. De deponering is niet geschied in het kader van de samenwerking tussen partijen, maar met het oog op beëindiging van de samenwerking. Hiermee lijkt beoogd voorkomen te worden dat gedaagde gebruik zou maken van het merk. De voorzieningenrechter acht de kans aannemelijk dat in bodemprocedure geoordeeld zal worden dat het merk te kwader trouw gedeponeerd is en wijst daarom de vordering tot staking van inbreukmakend gebruik af. Gedaagde wordt wel verboden inbreuk te maken op merk 1.

5.16.

[gedaagde] stelt zich nog op het standpunt dat zij een geldige reden heeft om van het teken gebruik te maken. Zij wijst in dat verband met name op haar bijdrage aan het groot maken van de in procedure centraal staande merken. Dat zou onder meer gelegen zijn in het feit dat de naam “ [woord 1] [woord 2] ” van [gedaagde] afkomstig zou zijn. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de omstandigheden die [gedaagde] in dit verband noemt geen geldige reden meebrengen. In het bijzonder niet omdat waar het het [merk naam 1] merk aangaat, de toevoeging “ [woord 1] ” van geen toegevoegde waarde is.