Klopt als een bus
GvEA 24 november 2005, zaak T135/04, GfK / OHMI - BUS (Online Bus). Zou Charles Gielen's constatering in de laatste IER ("Lijkt het nu allemaal minder op elkaar dan vroeger?") dan toch juist zijn? Gielen merkte op dat er nogal wat verschil bestaat tussen de opvattingen van de verschillende kamers van het GvEA over de beschermingsomvang van merken. De Vierde Kamer zou in dat opzicht sneller overeenstemming aannemen dan de andere Kamers.
De onderhavige zaak is door de Vierde Kamer behandeld en, jawel, in het voordeel uitgevallen van de oudere merkhouder.
GFK vraagt het woordmerk ONLINE BUS aan, BUS – Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH stelt oppositie in op basis van haar oudere woord/beeldmerk BUS. Eerste obstakel in de oppositieprocedure is het bewijs van gebruik van het oudere merk: BUS – Betreuungs- und Unternehmensberatungs heeft haar merk de afgelopen jaren niet gebruikt zoals gedeponeerd, maar in een gewijzigde vorm. OHIM en GvEA nemen echter beiden aan dat dit gebruik in gewijzigde vorm beschouwd kan worden als instandhoudend gebruik:
35 Wat de afwijkende voorstelling van deze elementen in de gebruikte vorm betreft, dient te worden vastgesteld dat noch de typografie van het element „bus” noch de kleuren, wit en zwart, van het oudere merk bijzonder origineel of ongebruikelijk zijn in elk van de twee vormen van het oudere merk. De variatie op dit punt tast het onderscheidend vermogen van dit merk derhalve niet aan.
Vervolgens komt de mate van overeenstemming aan de orde. Het gaat hierbij om de vraag of het element BUS opgevat kan worden als dominerend bestanddeel binnen het beeldmerk. GFK meent dat dit niet zo is en voert aan dat de term "bus" wijst op een bij markstudies gebruikt type van onderzoeken; ter staving hiervan legt zij onder meer een lijst met zoekresultaten van Google over. 'BUS' zou volgens GFK dan ook een zeer zwak onderscheidend vermogen hebben. Het Gerecht vindt dit niet voldoende.67. Met betrekking tot de lijst van via de zoekmachine Google verkregen resultaten, volgens welke de term „bus” op internet zeer vaak naast de term „marketing” wordt aangetroffen, zij vastgesteld dat een dergelijke opzoeking, waarvoor zeer algemene criteria zijn gehanteerd, niet volstaat als bewijs dat het relevante publiek deze twee termen associeert. Zij bevat immers geen enkele aanwijzing met betrekking tot het gebruik van de term „bus” ter onderscheiding van de betrokken diensten op het relevante grondgebied.
68. Met betrekking tot de opzoeking in de databank Cedelex, zij opgemerkt dat het feit alleen dat een aantal merken voor klasse 35 het element „bus” bevatten, niet volstaat als bewijs dat dit element thans nog slechts een zwak onderscheidend vermogen bezit door het veelvuldige gebruik ervan in de betrokken sector. Enerzijds verstrekt deze opzoeking geen enkele informatie over de merken die daadwerkelijk voor de betrokken diensten worden gebruikt. Anderzijds heeft zij betrekking op een aantal merken waarin het woord „bus” op beschrijvende wijze voor openbaarvervoerondernemingen wordt gebruikt.
Het Gerecht komt dan ook tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring aanwezig is en verwerpt het beroep van GFK:"Gelet op het voorgaande, en in het bijzonder op de grote soortgelijkheid van de betrokken diensten en de sterke fonetische overeenstemming van de conflicterende merken, dient te worden geoordeeld dat het loutere visuele verschil tussen deze merken, dat wordt gecreëerd door de aanwezigheid van het beeldelement in het oudere merk, in casu niet in staat is, verwarringsgevaar uit te sluiten. Wanneer de betrokken consument wordt geconfronteerd met de betrokken merken, zal hij immers vooral het woordelement „bus” onthouden, dat deel uitmaakt van beide merken en de uitspraak ervan domineert. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd tot het bestaan van gevaar van verwarring van de conflicterende merken".
Lees hier arrest.
