Kort commentaar bij artikel 18 van de nieuwe Merkenrichtlijn – oudere merkhouder tegen jongere registratie

Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Onlangs trad de nieuwe merkenrichtlijn in werking. Geduchte IE-Forum-redacteuren worden daar natuurlijk actief van”, zo schreef deLex in haar uitnodiging om een commentaar te schrijven bij één van de nieuwe artikelen. Dat klopt uiteraard en aan ons de taak u kort iets te vertellen over artikel 18 van de nieuwe richtlijn.

Er worden drie redenen genoemd voor het aanpassen van de Merkenrichtlijn (en overigens ook van de Uniemerkverordening, die als één pakket worden gezien):

1. modernisering en verbetering van de bestaande bepalingen, het vergroten van de rechtszekerheid en het verduidelijken van merkenrechten wat betreft de werkingssfeer en de grenzen daarvan;
2. grotere harmonisatie van nationale merkenwetgevingen en –procedures; en
3. het bevorderen van samenwerking tussen de bureaus van de lidstaten en het EUIPO (voorheen OHIM).

Artikel 18 beoogt met name een uitwerking van het eerste punt te zijn. In het artikel wordt bepaald wat de situatie is als een oudere merkhouder niet optreedt of niet op kan treden tegen een jongere merkregistratie:

1. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van artikel 8, artikel 9, lid 1 of 2, of artikel 46, lid 3.
2. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven Uniemerk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van artikel 53, lid 1, 3 of 4, artikel 54, lid 1 of 2, of artikel 57, lid 2, van Verordening (EG) nr. 207/2009.
3. Wanneer de houder van een merk overeenkomstig lid 1 of 2 niet gerechtigd is het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden, is de houder van dat later ingeschreven merk in een inbreukprocedure niet gerechtigd het gebruik van het oudere merk te verbieden, ofschoon dat ouder recht niet langer tegen het jongere merk kan worden ingeroepen.

Voor de Europese Commissie is het artikel zo duidelijk dat ze het niet de moeite waard heeft gevonden er iets over op te merken in de toelichting bij de nieuwe richtlijn. Wij lichten het hieronder wel kort toe.

Lid 1 en 2: geen verbod op gebruik jonger merk mogelijk in bepaalde gevallen

Gevallen. Het kan voorkomen dat een merkhouder over een ouder merk beschikt, maar niet (meer) tegen de registratie van een jonger merk op kan treden. Het gaat om de volgende gevallen:

• het oudere merk heeft onvoldoende onderscheidend vermogen (art. 8 lid 1 en 2 Mrl);
• de merkhouder wil optreden tegen bepaalde typen producten of diensten maar het oudere merk beschikt niet over de vereiste bekendheid om dat te kunnen doen (art. 8 lid 3 Mrl/53 lid 1 GmVo);
• de houder van een ouder merk (en/of recht) heeft het jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust gedoogd (art. 9 lid 1 en 2 Mrl/54 GmVo) of toestemming gegeven voor de registratie (art. 53 lid 3 GmVo);
• de houder van het oudere merk kan niet bewijzen dat het merk normaal is gebruikt (art. 46 lid 3 Mrl/57 lid 2 GmVo); en
• de houder van het oudere merk niet gelijk bij zijn eerste vordering tot nietigverklaring alle argumenten heeft aangevoerd (art. 53 lid 4 GmVo).

Op dat moment heeft de jongere merkhouder op legitieme wijze merkrechten verworven. Het doel van het artikel is om die te beschermen. Daarom wordt bepaald dat de houder van het oudere merk niet alleen de registratie van het merk moet gedogen, maar ook het gebruik van dat jongere merk niet meer kan beletten.

Lid 1 en 2. Lid 1 regelt de situatie voor een later ingeschreven nationaal merk met bijbehorende artikelen uit de nieuwe richtlijn en lid 2 bepaalt wat de situatie is als het later ingeschreven merk een Uniemerk is.

Ratio. De ratio van het artikel is niet onbegrijpelijk. Over het algemeen zullen merken worden geregistreerd met het doel deze te gebruiken. Een merkhouder heeft er echter weinig aan indien hij een registratie heeft verworven (en die ook tegen derde partijen kan inroepen), maar zijn eigen merk niet kan gebruiken of na enige tijd alsnog wordt geconfronteerd met inbreukvorderingen zodra het oudere merk is “geheild”, onderscheidend vermogen heeft verworven of nu wel de vereiste bekendheid om op te kunnen treden kan aantonen.

Is dit nieuw? Helemaal nieuw zal de uitkomst na omzetting van de richtlijn niet zijn in de Benelux. In het BVIE kennen we immers in artikel 2.24 al de bepaling dat men niet het gebruik van een jonger merk kan beletten als men gedurende vijf opeenvolgende jaren dat ingeschreven merk bewust heeft gedoogd. Voor de andere gevallen is nog niets bepaald in het Beneluxrecht.

Bewijs. Het artikel schrijft niet voor wie het bewijs moet leveren dat er aan één van de genoemde gronden wordt voldaan. Kennelijk heeft men de kwestie van bewijslastverdeling aan het nationale recht van de lidstaten over willen laten. De houder van het jongere merk zal naar onze mening in beginsel aannemelijk moeten maken dat de houder van het oudere merk destijds niet tegen zijn registratie kon optreden. De jongere merkhouder beroept zich immers op een uitzondering. Het leveren van het bewijs zal in sommige gevallen best lastig zijn. Denk aan het bewijs voor de stelling dat het oudere merk ten tijde van de registratie van het jongere merk niet normaal werd gebruikt.

Lid 3: verbod gebruik oudere merk ook niet meer mogelijk

Als eenmaal is vastgesteld dat de houder van het oudere merk de registratie en het gebruik van het jongere merk moet gedogen, dan zal er een situatie ontstaan waarbij partijen veroordeeld zijn tot co-existentie. Lid 3 van het nieuwe artikel bepaalt namelijk dat de houder van het jongere merk niet op kan treden tegen het gebruik van het oudere merk, ook niet nu dat oudere recht niet tegen het jongere merk kan worden ingeroepen.

Ratio? Waarschijnlijk is het de bedoeling van lid 3 om het beginsel te onderstrepen dat degene die als eerste een merk registreert, ook de beste rechten heeft. Naar onze mening was het echter beter geweest als lid 3 in zijn geheel achterwege was gebleven, omdat het enkel onduidelijkheid lijkt te scheppen en de situatie zelfs sterk compliceert. Wij lichten dat toe door de bovengenoemde gronden langs te lopen en de consequenties te bespreken.

Onvoldoende bekendheid, gedogen en concentratie van verweer. Als de oudere merkhouder niet op kan treden tegen de registratie (en dus ook het gebruik) van een jonger merk omdat hij ten tijde van de registratie of de voorrangsdatum onvoldoende bekendheid had, omdat hij het merk bewust heeft gedoogd of omdat hij niet alle relevante argumenten in één keer heeft aangevoerd, dan zal de houder van het jongere merk op grond van de thans al geldende hoofdregels ook niet op kunnen treden tegen het oudere merk. Die merkhouder beschikt over een geldige oudere registratie en zal die kunnen blijven gebruiken. Voor deze situaties voegt lid 3 dus niets toe.

Onvoldoende onderscheidend vermogen en non-usus. Stel dat de houder van het oudere merk destijds niet tegen de merkaanvraag kon optreden omdat zijn merk open stond voor nietigverklaring omdat het onvoldoende onderscheidend vermogen had en dus niet aan de absolute vereisten van het merkenrecht voldeed, of voor vervallenverklaring omdat hij het merk niet normaal had gebruikt. Als de houder van het jongere merk er destijds voor heeft gekozen om de oudere merkregistratie niet door te laten halen en het gebrek aan het merk inmiddels is geheeld omdat het merk in de tussentijd onderscheidend vermogen heeft verkregen of er sprake is van Heilung, dan voegt lid 3 ook niets toe. In dat geval is er sprake van een geldig ouder en dus sterker merk.

Het wordt ingewikkeld als het oudere merk sinds de registratie van het jongere merk geen onderscheidend vermogen heeft gekregen of nog altijd niet normaal wordt gebruikt. Beoogt lid 3 de oudere merkhouder een soort recht van “voorregistratie” te geven en te bepalen dat de houder van het jongere merk het gebruik van een niet-geldig merk moet gedogen? Dit lijkt ons een onwenselijke situatie. De jongere merkhouder zal er juist een belang bij hebben om de registers vrij te maken van oudere merkrechten die niet (meer) aan de vereisten voldoen, zodat zijn registratie op die manier de oudste registratie wordt. Een recht gebaseerd op ouder gebruik kennen we immers niet in Europa.

Als dit inderdaad de bedoeling van lid 3 is, dan zou de jongere partij eerst de doorhaling van het merk moeten vorderen vóórdat de merkaanvraag bij het merkenbureau wordt ingediend. Daarmee zou de jongere merkhouder in een slechtere positie komen dan een belanghebbende zonder registratie.

Conclusie. Kortom, wij juichen het doel van harmonisatie van het merkenrecht en het schetsen van duidelijke kaders voor registratie en handhaving uiteraard toe. Die duidelijkheid wordt met lid 1 en 2 gegeven. We hadden in dit geval alleen net iets harder gejuicht als lid 3 was weggelaten of van een toelichting was voorzien waaruit het doel en de reikwijdte van dit lid zouden blijken.