Krokodillenondergoed Hema maakt inbreuk op merkenrecht Lacoste

Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365; C/09/557888 (Lacoste tegen Hema) Merkenrecht. In dit spraakmakende arrest van het hof Den Haag (in vervolg op IEF 18163) wordt Hema een pan-Europees inbreukverbod opgelegd ten aanzien van al het Hema-krokodillenondergoed. Waar de rechtbank eerder oordeelde dat de krokodillen op de kleding van Hema louter versiering zijn en Hema daarom geen merkinbreuk maakt op het merkenrecht van Lacoste, oordeelt het hof dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat er derhalve sprake is van inbreuk. De merken en het teken stemmen in hoge mate overeen in visueel en begripsmatig opzicht. Er wordt een pan-Europees inbreukverbod opgelegd omdat Lacoste zich (ook) beroept op haar Uniemerk en omdat er geen redenen zijn aangevoerd om het verbod tot bepaalde lidstaten te beperken.

39. Hema heeft betwist dat sprake is van overeenstemming tussen het teken en de merken, althans voldoende overeenstemming om verwarringsgevaar aan te nemen. Het hof is van oordeel dat de merken en het teken in hoge mate overeenstemmen in visueel en begripsmatig opzicht. Het gaat in beide gevallen om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de bek aan de rechterzijde, welke bek bovendien is geopend, waarbij de hoek van de opening ongeveer gelijk is en waarbij tanden zijn te zien. Voorts hebben de Uniemerk-krokodil en de Hema-krokodil beide witte min of meer driehoekige schubben. Daaraan kan niet (voldoende) afdoen dat de Hema-krokodil kinderlijker is en/of een kinderlijker uitstraling heeft, althans in 2D is getekend, althans rare voetjes, ronde ogen bovenop de kop en ronde tanden heeft, een minder spitse bek heeft en een staart in een andere houding heeft. Deze verschillen zijn veel minder bepalend voor het totaalbeeld van de krokodillen dan de punten van overeenstemming. Een auditieve vergelijking is niet aan de orde.

58. De resultaten van het OC-onderzoek (waaruit valt af te leiden dat 26% van het (groot)ouderpubliek en 38% van het algemene publiek denkt dat het grijze setje van Lacoste afkomstig is) mede in aanmerking nemende, acht het hof het voorshands aannemelijk dat in Frankrijk reëel verwarringsgevaar is te duchten bij zowel het (groot)ouderpubliek als het algemene publiek. Dit geldt te meer nu Lacoste haar merken weliswaar in zwart-wit heeft gedeponeerd, maar meestal gebruikt in de kleur groen, en het merendeel van de krokodillen op het grijze setje groen is, waardoor vooral het beeld van een verzameling groene krokodillen, afgebeeld vanuit zijaanzicht, zal blijven hangen. Hoewel het merk zoals gedeponeerd moet worden vergeleken met het teken zoals gebruikt, kan voormeld gebruik door de merkhouder wel als een van de omstandigheden meewegen bij de beoordeling van de verwarringsvraag (zie voormeld arrest van het HvJEU in de zaak Specsavers). De hiervoor in rechtsoverweging 42 vermelde verweren van Hema falen om de in rechtsoverwegingen 43 tot en met 47 vermelde redenen.