Laten inspireren door Amerikaans gebruik

Hof 's-Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0685 (Wendy's International Inc. tegen [gedaagde] h.o.d.n. Wendy's)

Uitspraak mede ingezonden door Thera Adam-van Straten, Leijnse Artz.

Intellectuele eigendom; merkenrecht. Algemeen bekend merk? Depot te kwader trouw? Belanghebbende bij vordering tot vervallenverklaring. Verwarringsgevaar/herkomstfunctie.

Geïntimeerde drijft sinds de zomer van 1988 twee ondernemingen, een snackbar en een croissanterie, onder de naam Wendy's. Beide ondernemingen zijn vernoemd naar de dochter van geïntimeerde, Wendy. Voorafgaand aan de inschrijving van de naam Wendy’s in het handelsregister is door de Kamer van Koophandel onderzoek gedaan naar vier namen op eventueel handelsnaamgebruik door Wendy's International. Wendy's International exploiteert een fastfood-keten. Na het faillissement in 1986 van de vestiging in Rotterdam heeft Wendy's International haar merken niet meer in Nederland gebruikt. Wendy's heeft in 2000 succesvol de vervallenverklaring gevorderd bij de Rechtbank Middelburg.

In hoger beroep bestrijdt Wendy's International de verwerping van haar stellingen dat haar merk in de Benelux ten tijde van het depot van geïntimeerde algemeen bekend was, dat geïntimeerde ten tijde van dat depot te kwader trouw was, dat deze geen belanghebbende is bij het inroepen van het vervallen zijn van haar oude merken en dat niet geïntimeerde, maar zijzelf de oudste rechten heeft op het merk en de handelsnaam Wendy's. Alle vorderingen worden afgewezen.

Wendy's International heeft drie jaren voorafgaand aan het depot door Wendy's het teken niet gebruikt. De stelling dat een merkenregisteronderzoek had moeten plaatsvinden baat haar niet, immers er volgt daaruit nog niet dat de derde het teken ook daadwerkelijk gebruikt. Uit het feit dat geïntimeerde zich bij de keuze heeft laten inspireren door Amerikaans gebruik, volgt niet dat hij op de hoogte moet zijn van gebruik van dat teken.

Bekend merk
9. Uit het voorgaande blijkt dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merk in 1995, ten tijde van het depot door [geïntimeerde], in de Benelux algemeen bekend was. Het hof gaat aan het bewijsaanbod, gedaan bij conclusie van dupliek, voorbij. In de eerste plaats houdt dat bewijsaanbod in dat haar merken in de Benelux algemeen bekend zijn, terwijl het erom gaat of dat in 1995 het geval was. Dat klemt te meer nu Wendy's International bij pleidooi voor het hof heeft aangegeven nader bewijs met betrekking tot de gestelde algemene bekendheid in (1988, respectievelijk) 1995, slechts te kunnen leveren door te komen met onderzoeken van na 1998. Ook anderszins heeft Wendy's International geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit – in weerwil van de hiervoor besproken verweren van [geïntimeerde] – zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend was. Grief I faalt derhalve.

Te kwader trouw bij depot merk?
14.  De twee in artikel 4 sub 6 BMW/2.4 sub f. BVIE genoemde voorbeelden doen zich in het onderhavige geval niet voor. Immers, vaststaat dat Wendy's International het teken Wendy’s in de drie jaar voorafgaand aan het depot van [geïntimeerde] niet heeft gebruikt in het Beneluxgebied, terwijl van een rechtstreekse betrekking, vereist in het geval van gebruik buiten dat gebied, geen sprake is. Voorts heeft het hof reeds geconcludeerd dat Wendy's International niet heeft aangetoond dat haar merken in (1988 of) 1995 algemeen bekend waren in de Benelux. Evenmin heeft zij aangetoond dat [geïntimeerde] anderszins bekend moet zijn geweest met het gebruik van het teken Wendy’s door Wendy’s International. Uit de omstandigheid dat Wendy’s International in België tot 1982 vestigingen heeft gehad en in Nederland één (Rotterdam), gedurende circa anderhalf jaar in 1985-1986, volgt dat niet. De stelling dat [geïntimeerde] een onderzoek had moeten verrichten in het merkenregister baat haar evenmin: voor zover een dergelijke verplichting (met het oog op het voorkomen van een depot te kwader trouw) al zou kunnen worden aangenomen, volgt daaruit nog niet dat de derde het teken ook daadwerkelijk gebruikt en dat verwarring zou kunnen ontstaan. Ook uit het feit dat [geïntimeerde] zich bij de keuze voor de naam “Wendy's” wat betreft de ’s heeft laten inspireren door Amerikaans gebruik volgt niet dat hij wel op de hoogte moet zijn geweest van gebruik van datzelfde teken door Wendy's International (en dat daardoor verwarring zou kunnen ontstaan). De keuze voor de naam Wendy is voorts, naar [geïntimeerde] onbestreden heeft gesteld, ingegeven door de omstandigheid dat zijn dochter zo heet. Ook de in rov. 11 onder e. en f. genoemde omstandigheden leiden niet tot bedoelde conclusie. Het door Wendy's International bij pleidooi gestelde oogmerk heeft zij evenmin aangetoond. De in dat verband door haar gestelde, in rov. 11 onder g. tot en met k. genoemde omstandigheden zijn door [geïntimeerde] afdoende weersproken, dan wel verklaard (zie rov. 12).

Is [geïntimeerde] belanghebbende bij vervallenverklaring van de oude merken van Wendy's International?
18.  Aan het slagen van de vordering tot vervallenverklaring van een merk kan niettemin in de weg staan dat de eiser door het instellen daarvan onbehoorlijk handelt jegens de merkhouder, c.q. misbruik maakt van zijn recht. Daartoe dienen dan wel bijzondere omstandigheden aanwezig te zijn. De door Wendy's International aangewezen omstandigheden zijn niet als zodanig aan te merken. (...)

19.  Het voorgaande leidt tot het uitgangspunt dat de oude merkrechten van Wendy's International zijn vervallen. Nu het hof het merkdepot van [geïntimeerde] geldig heeft geoordeeld staat daarmee vast dat [geïntimeerde] in de Benelux een ouder merkrecht heeft dan Wendy's International. 

Nieuwe merken Wendy's International nietig?
22.. Wat betreft het woordmerk Wendy’s is sprake van identieke tekens. (...) Het hof acht dit verschil niet zodanig dat dit zou meebrengen dat gebruik van het merk Wendy’s door Wendy's International geen afbreuk zou kunnen doen aan de herkomstfunctie van het merk van [geïntimeerde].

23.  Met betrekking tot de overige klassen waarvoor het woordmerk is gedeponeerd geldt dat Wendy's International niet, althans onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken dat deze, in het kader van de door Wendy's International en [geïntimeerde] gedreven horeca-ondernemingen, soortgelijk, althans complementair zijn aan de in klassen 29, 30 en 42 genoemde waren en diensten. Bij die overige klassen gaat het onder meer om, kort gezegd, drukwerk en verpakkingsmaterialen, kleding en schoeisel, voedingsmiddelen en dranken. Het hof acht voldoende aannemelijk dat gebruik van het merk Wendy’s op waren zoals verpakking, drukwerk en bedrijfskleding wel degelijk verwarring omtrent de herkomst van deze waren teweeg kan brengen.

24/25.  Met betrekking tot het beeldmerk van Wendy's International geldt het volgende. (...) Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het beeldmerk van Wendy's International en het woordmerk van [geïntimeerde] en de gelijkheid van de waren en diensten, is naar ’s hofs oordeel verwarring te duchten, met name doordat het publiek kan menen dat door [geïntimeerde] enerzijds en Wendy's International anderzijds geleverde waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch met elkaar verbonden ondernemingen. Daaraan doet niet af dat het merk van [geïntimeerde] wellicht (anders dan lokaal) op dit moment geen grote bekendheid geniet, noch het gestelde verschil in karakter en uitstraling tussen de beide ondernemingen (zie rov. 22). Wat betreft de waren en diensten in de overige klassen gaat het om soortgelijke, complementaire waren (zie hiervoor, rov. 23). Gelet op hetgeen het hof in rov. 23, slot, heeft overwogen, is het hof van oordeel dat ook wat betreft deze waren verwarring te duchten is.

Lees het arrest hier (LJN BW0685, grosse hier).

Op andere blogs:
Nederlandsch Octrooibureau (Kan een bekend buitenlands merk een identiek Benelux merk en handelsnaam verbieden)